浅谈美国临时申请

摘自www.cnipr.com 作者:国际合作司 张艳 

  临时申请是美国在乌拉圭会合谈判之后,根据谈判协议修改其专利法的产物。与临时申请

同时出台的美国专利法修改内容,还包括将专利保护期限从专利授权之日起的17年改变为从申

请之日起20年;开放美国"先发明制度",允许世界贸易组织( WTO)成员利用申请日之前在其

本国的发明行为建立优先发明日将侵权定义扩展到包括未经授权的许诺销售和进口。 

  美国临时申请主要涉及美国专利法的两个条款,即第111条( b)款和第119条( e)款。

  美国专利法第111条(b)款指出了与临时申请相关的一些条件,即建立申请日需要提供说

明书、附图和说明申请是临时申请的首页;维持申请日需要在规定的时间期限内提交申请费和

发明人姓名。 

  美国专利法第119条(e)款指出临时申请可以为在一年内提交的"正规"申请建立优先权。

也就是说,可以用相对"正规"申请而言既便宜又简单的临时申请为正规申请"抢占"一个申请日

。事实上,临时申请不能予以审查,也无法授予专利权,它仅仅只能为申请人在将申请转换为

正规申请之前保留一个优先权日。

   从申请人的角度来说,最重要的一点,是临时申请的未决时间并不计入20年的专利保护期

限,该期限从正规专利申请递交之日起算。因此,临时申请的未决时间给申请人提供了一种"专

利保护期限的宽限期"(申请人首次在国外申请,也可以建立类似的宽限期,其美国保护期限从

首次提交美国申请之日起算,而不是从首次提交外国申请之日起算)。 

  事实上,临时申请为在美国专利商标局提交的申请建立了一种"国内优先权"制度。递交临

时申请只需要满足最低的形式要求,然后它可以保持一年,在这一年中,除非申请人将该临时

申请转换为正规申请,或称非临时申请,否则,专利局不对申请进行审查。因此,只需缴纳一

笔很低的申请费——这是临时申请相比于正规申请的一个重要优点——申请人可以保留一个较

早的申请日,同时可以赢得时间来进一步完善该发明,并寻求实施该发明的资金。尽管临时申

请必须在一年内转换为非临时申请,但这一年对那些试图完善发明或试图筹集资金实施该发明

的人来说,是非常珍贵的。 

  美国专利法第111(b)(7)款规定临时申请不能享受优先权,即申请人不能利用一件外国申请

为他的临时申请建立优先权。这看起来似乎对首次在美国提交申请的申请人有所偏袒,但美方

认为这是公平的,因为无论是外国优先权日,还是临时申请的优先权日,都不启动二十年专利

保护期限的运转,因此如果没有法第11l条(b)(7)款,外国申请人可以享受两年的宽限期,

而首次提交临时申请的美国发明人则只有一年的宽限期。 

  另一方面,根据巴黎公约,很明显,一件临时申请可以保留国际优先权。这一点非常重要

。如果临时申请不能保留巴黎公约规定的一年的国际优先权,那么提交临时申请的申请人就必

须在巴黎公约成员国立即提交一份正规申请,这会使得临时申请丧失很大的吸引力。欧洲专利

局在其官方杂志第81期(1996)明确规定,申请人可以以其美国临时申请的申请日,作为他在

欧洲专利局提交的申请的优先权日。 

  为清楚起见,下面对临时申请作一个简要的概括性总结: 

  1、建立申请日需要满足的条件 

   ――说明书

   --附图 

   --说明申请是临时申请的首页

  2、维持申请日需要的条件 

   --申请费 

   --发明人姓名 

  3、临时申请的优点和使用策略 

   --抢先获得申请日,而且不启动20年专利保护期限 

   --可以尽快尽早准备并提交,因为不需要准备并提交权利要求书不需要提交签名的声

     明 

   --相对便宜 4、临时申请的缺点和问题 

   --不予以审查,不能授予专利权 

   --说明书仍必须满足正规申请应该满足的一切条件 

   --在一年内必须提交正规申请并缴纳全额申请费 

   --任何外国或PCT申请都必须在一年内提交,否则会丧失优先权。



宁波诚源专利商标事务所 版权所有 2006 all right reserved
Ningbo Channel Patent & Trademark Attorneys Office, P.R.China