审　查　指　南

(2001年版)

第四部分 复审与无效宣告程序

第六章 其 他 规 定

1.引言
本章主要涉及复审和无效宣告请求的审查程序中与专利法及其实施细则的若干条款有关的具体规定，包括实用新型创造性的审查、依据实施细则第十三条第一款的审查等规定。
2.实用新型创造性的审查
实用新型创造性的审查可以参考本指南第二部分第四章有关发明创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断的规定。但是，由于专利法第二十二条第三款有关发明和实用新型创造性的标准不同，以及专利法实施细则第二条对发明和实用新型的保护客体的定义不同，实用新型的创造性审查有一些需要特殊考虑的问题。

2.1 实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征
细则2.2 
专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
上述条款中所述产品的形状、构造及其结合是指产品的宏观形状、宏观构造及其结合。产品的微观形状、微观构造及其结合不属于实用新型的保护客体，例如一种化合物的分子结构。
在进行实用新型创造性审查时，如果技术方案中的非形状、构造技术特征导致该产品的形状、构造或者其结合产生变化，则只考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化，而不考虑该非形状、构造技术特征本身。技术方案中的那些不导致产品的形状、构造或者其结合产生变化的技术特征视为不存在。例如：
(1) 材料特征
技术方案中的材料特征与最接近的现有技术中的相应特征相比，其区别在于材料不同，而材料的不同并未带来产品在形状、构造或者其结合上发生变化的，即使由于材料的不同使得包括材料特征在内的该技术方案的效果优于或不同于最接近的现有技术，该材料特征在实用新型的创造性审查中仍然不予考虑。
(2) 方法特征
对实用新型产品进行表征的方法特征可分为两种。
一种是对产品的形状、构造或者其结合不产生影响的方法特征，即该方法特征的引入并未使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化，该方法特征在实用新型的创造性审查中不予考虑。例如，“经过防虫处理的木材”，而防虫处理并未使得木材的宏观形状、宏观构造发生变化，因此，在判断包括该特征的技术方案的创造性时不考虑“防虫处理”这一方法特征。
另一种是对产品的形状、构造或者其结合产生影响的方法特征，即该方法特征的引入使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化，在实用新型的创造性审查中只考虑所述形状、构造或者其结合的变化而不考虑方法特征本身。例如，技术方案中包括有同样材料的甲和乙两个构件，甲构件与乙构件之间为“焊接”，而甲构件与乙构件通过“焊接”成为不可拆分的整体，“焊接”使得产品在宏观构造上发生变化，则在对该技术方案的创造性进行审查时，将甲构件与乙构件作为一个整体看待，而不考虑方法特征“焊接”本身。如果最接近的现有技术的相应构件本身就为一个整体结构，而不是“焊接”的，则可以认为两者没有区别。如果最接近的现有技术的相应构件是“螺纹连接”的，则应当考虑 “螺纹连接”这种可拆分的构件构造与“焊接”成不可拆分的整体的构件构造之间的不同。
2.2 实用新型的创造性审查标准
法22.3 
发明的创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。因此，在实用新型专利无效宣告请求的审查中，实用新型的创造性的标准低于发明的创造性的标准。
在判断现有技术中是否存在“技术启示”时，就同一项发明创造而言，发明与实用新型存在区别，这种区别体现在下述两个方面。
(1) 现有技术的领域
对于发明而言，不仅要考虑该发明所属的技术领域，还要考虑其类似、相近或相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。
对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或相关的技术领域。
(2) 现有技术的数量
对于发明专利申请而言，可以引用一篇、两篇甚至多篇现有技术评价其创造性；而对于实用新型而言，一般情况下可以引用一篇或者两篇现有技术评价其创造性，对于由现有技术“拼凑”的实用新型，可以根据情况引用多篇现有技术评价其创造性。 
3.依据专利法实施细则第十三条第一款规定的审查
专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利” 。这一条款规定了不能重复授予专利权的原则。
根据专利法实施细则第六十四条的规定，被授予专利的发明创造不符合专利法实施细则第十三条第一款属于无效宣告请求的理由。
专利法实施细则第十三条第一款所述的“同样的发明创造”，对于发明和实用新型而言是指要求保护的发明或者实用新型相同；对于外观设计而言，是指外观设计相同或者相近似。
3.1 申请日相同
3.1.1 专利权人相同
任何人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利权不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的，可以请求专利复审委员会宣告其中一项专利权无效。
在这种情况下，专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效的，应当提交自授权之日起放弃其另一项专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告；欲维持的专利权的授权日较晚的，可以声明自欲维持的专利权授权之日起放弃。在不存在针对该项专利权的其他无效宣告请求的理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会作出维持该项专利权有效的审查决定。
3.1.2 专利权人不同
任何人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日的专利权不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的，可以分别请求专利复审委员会宣告这两项专利权无效。
在这种情况下，专利复审委员会一般应合案审理。
两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持另一项专利权有效的，应当提交一专利权人自授权之日起放弃其专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告；欲维持的专利权的授权日较晚的，可以声明自欲维持的专利权授权之日起放弃。在不存在针对欲维持的专利权的其他无效宣告请求的理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会作出维持该项专利权有效的审查决定。
专利权人均不放弃专利权的，专利复审委员会认为两项专利权保护的是同样的发明创造时，应宣告两项专利权无效。
3.2 申请日不同
任何人认为某项专利权与申请在先的另一专利权属同样的发明创造而不符合实施细则第十三条第一款的规定的，可以请求专利复审委员会宣告该项专利权无效。
请求宣告发明或者实用新型专利权无效的，如果申请在先的专利权经公开已构成现有技术或者属于他人申请在先公布在后的专利，专利复审委员会可以依据专利法第二十二条第二款、第九条或者第二十三条的有关规定进行审查。
请求宣告外观设计专利权无效的，如果申请在先的专利权已经公开或者属于他人申请在先公布在后的专利，专利复审委员会可以依据专利法第二十三条或者第九条的有关规定进行审查。