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审查指南

第二部分 实 质 审 查

第七章 检索


1. 引言
检索是实质审查程序中的一个关键步骤,其目的在于从现有技术中,找出与申请主题密切相关或者相关的对比文件,以确定申请主题是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性。
本章主要涉及审查用检索资料、检索的主题、检索前的准备及检索方法等方面的内容。

2. 审查用检索资料2.1 检索文档

审查员的检索,主要在审查用检索文档中进行。我局的检索文档主要包括:中国发明专利申请公开说明书、中国实用新型专利说明书、美国专利说明书、欧洲专利申请书、专利合作条约的国际专利申请书及多国专利分类文摘2.2 其他检索资料

审查员除在检索文档中进行检索外,必要时还应当检索按国际专利分类建立的日本专利申请英文文摘卡片,我局文献部收藏的各国流水号专利文献,我局科技图书馆收藏的国内外科技图书、期刊及手册。2.3 缩微平片

对国外申请进行检索时,审查员还应当核查缩微平片,确定是否有外国对该申请的审查结果资料和破坏该申请主题新颖性的早期公开文件。此外,核查缩微平片,还可以帮助审查员核实申请的分类号和确定检索范围。

3. 检索的主题3.1 检索依据的申请文本

检索依据的申请文本,通常是申请人在申请日提交的原权利要求书和说明书(有附图的,包括附图)。如果申请人依照专利法实施细则第五十一条第一款规定,在提出实质审查请求时,对权利要求书和/或说明书提出了主动修改,则检索依据的申请文本,应当是申请人最后提交的,并且符合专利法第三十三条规定的权利要求书和/或说明书。3.2 对独立权利要求的检索

检索根据申请的权利要求书进行,并考虑说明书及其附图的内容。审查员首先应当对独立权利要求限定的申请主题进行检索。这时,应当把重点放在独立权利要求的发明构思上。因此,检索不应当只限于独立权利要求的字面意义,但也不必扩展到考虑说明书及其附图的内容后得出的每个细节。3.3 对从属权利要求的检索

对独立权利要求限定的申请主题进行检索后,如果检索出使其主题丧失新颖性或者创造性的对比文件,为了评定从属权利要求限定的主题,是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,审查员还需要检索一个或者多个有关国际专利分类号的专利文献。但是,对于从属权利要求中的那些技术价值不大的特征,或者常识范围内的特征则不必作进一步的检索。3.4 对特征组合的权利要求的检索

如果权利要求是特征A、B和C的组合,则在检索这种权利要求时,审查员应当首先在A+B+C的国际专利分类号专利文献中,对A+B+C的组合进行检索,并同时对A+B、B+C、A+C的分组组合,以及A、B和C单个特征进行检索。如果在该分类号中检索不到对比文件,为了评价A+B+C组合的创造性,审查员还应当在其他国际专利分类号的专利文献中,对每个特征和其分组组合进行检索。3.5 对不同类型权利要求的检索

当申请中包含了几种不同类型(产品、方法、设备或者用途)的权利要求时,审查员应当对所有不同类型的权利要求进行检索。甚至当申请只包含一种类型的权利要求时,也可能需要对其它类型的主题进行检索。例如,对一项化学方法权利要求进行检索时,除了对方法权利要求进行检索外,为了确定其创造性,对该方法制造的最终产品,除它们是明显已知的以外,也必须进行检索。3.6 对说明书及其附图的检索

审查员除对由权利要求限定的主题进行检索外,有时还应当对说明书及其附图中公开的同一申请主题的其它可能具有专利性的实质性内容进行检索。因为申请人在修改权利要求时,有可能把它们增加到权利要求中去。例如,一份有关电路的申请,其权利要求的主题仅仅是电路的功能和工作方式。但是,在说明书及其附图中,详细公开了一个重要的晶体管电路,那么审查员应当对该晶体管电路进行检索。这样做可以在申请人修改权利要求后不再进行补充检索。但是,对于在说明书中记载的那些与权利要求限定的主题不是具有单一性的内容不必进行检索,因为这些内容在以后的修改中不允许写入权利要求书(参见本部分第八章5.2.3.2(3))。

4. 检索涉及的时间4.1 检索相关文献的时间界限

审查员应当检索发明专利申请在中国提出申请之日以前公布的所有相关的专利文献和非专利文献。这样做的好处是,审查员可以省去核实优先权是否成立的工作,除非在该申请的优先权期间找到影响其专利性的对比文件。4.2 检索抵触申请的时间界限

为了判断发明专利申请的新颖性,在省去首先核实优先权是否成立这一工作的情况下,审查员还得检索在该申请的申请日后一年内,向我局提交的所有已经公布了的同一技术领域的申请,以便检索出与该申请相同的专利申请,即检索出在此期间内的抵触申请。

5. 检索前的准备5.1 阅读有关文件

如果说明书中引证了下面的文件,审查员应当找出这些文件进行阅读:
(1) 作为申请主题基础的文件;
(2) 背景技术文件;
(3) 有助于正确理解申请主题的文件。

如果上述文件在专利局内不能得到,而它们对于正确理解和评价申请主题又是必要的,没有这类文件,审查员不能进行有效的检索,那么审查员应当暂缓进行检索,通知申请人在规定的期限内提供这类文件的副本,待收到副本后再进行检索。

如果说明书中引证了一些明显与申请主题没有直接关系的文件,那么对这类的文件可以不予考虑。

如果申请人提交了外国的检索报告,审查员应当阅读检索报告中引证的文件。5.2 核对申请的国际专利分类号

为了确定查阅哪些检索文档,审查员必须把申请的国际专利分类号确定下来。为此,审查员应当在正确理解申请主题的基础上,运用分类知识核对审查一部分类室所提出的国际专利分类号。当发现分类号不准确时,按照本部分第八章2.1中的规定处理。5.3 确定检索的技术领域

通常,审查员不但要在申请主题所属的技术领域中进行检索,必要时还要把检索扩展到功能类似的技术领域。所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的,特别是根据明确指出的那些特定功能和用途以及特殊实施例来确定的。审查员确定的表示发明情报的国际专利分类号,就是申请主题的所属技术领域。功能类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请主题所必须的本质功能或者用途来确定,而不是只根据申请主题的名称,或者申请文本中明确指出的特定功能来确定。例如,茶叶搅拌机和混凝土搅拌机是属于功能类似的技术,因为搅拌技术是两者都具备的本质功能。同理,切砖机和切饼干机也是功能类似的技术。再如,一件申请的独立权利要求,限定了具有某种结构特征的电缆夹子。如果在电缆夹子所属的技术领域中检索不到相关的文件,应当把检索扩展到管夹和其它类似的夹子的技术领域,因为这些夹子很可能具有独立权利要求中指定的结构特征。也就是说,进行扩展检索时,对于与申请主题的全部特征或者某些特征相当的所有主题的文献都应当检索。5.3.1 利用国际专利分类关键词索引

在正确理解申请主题的基础上,确定一个或者几个“关键词”。然后根据确定的“关键词”查阅国际专利分类关键词索引,可以得到覆盖检索主题的组或者小类。5.3.2 利用国际专利分类表

如果利用国际专利分类关键词索引得不到确切的检索技术领域,可以采用下面的步骤查阅国际专利分类表:
(1) 查阅国际专利分类表每个部开始部分的“部的内容”栏,按标题选择可能的分部和大类。
(2) 阅读所选定分部和大类下面的标题,从中选择最令人满意地覆盖检索主题内容的小类。
在进行以上两步时,审查员必须注意分部标题和/或大类标题中的附注或者参见。这种附注或者参见可能影响小类的内容,指出小类之间的可能的差别,并可能指出期望主题的所在位置。另外,审查员还应当注意,在功能性分类位置上检索与功能有关的主题时,可能在一个或者多个应用性分类位置与检索的主题有关。找不到检索主题的专门位置时,需要考虑为剩余主题设置的小类、组的剩余位置。
(3) 参看小类开始部分的“小类索引”,由大组完整的标题及附注和参见,选择最适合于覆盖检索主题的大组。
(4) 阅读所选择的大组下面全部带一个圆点的小组,确定一个最适合于覆盖检索主题的小组。如果有附注和参见部分,则应当根据它们考虑其它小组,以便找到一个或者多个更适合于检索主题的分类位置。
(5) 选择带一个以上圆点的,但仍旧覆盖检索主题的小组。
通过以上五个步骤可以选定最适合于覆盖检索主题的小组。以这个小组为准,其下的不明显排除检索主题的全部小组都是检索的技术领域。如果选定的小组有优先注释,那么由优先注释确定的小组及其下的不明显排除检索主题的全部小组也是检索的技术领域。此外,选定的小组上面的高一级小组直到大组都是检索的技术领域。因为在那里包含了检索主题且范围更宽的主题的文献资料。如果选定的小组处于按“最后位置规则”控制的小类中,那么除了对选定小组及其下不明显排除检索主题的小组进行检索外,还应当对与选定小组具有相同点数、且相关的在前小组及其下不明显排除检索主题的小组进行检索。此外,还应当对高一级相关的各小组直到大组进行检索。例如,C08G8/00中的三点组8/20,是按“最后位置规则”选定的小组,其下有四点组8/22。在8/20前,具有与8/20相同点数、且相关的小组,还有三点组8/14及8/10。在三点组以上,还有相关的二点组8/08及一点组8/04。因此,审查员应当首先检索8/20小组,然后依次检索8/22、8/14、8/10、8/08、8/04小组,直到8/00大组。
(6) 用上述方法考虑同一小类中可能的其他小组,以及(2)中得到的其他小类。

6. 对发明专利申请的检索6.1 检索的要点

审查员在检索时,要把注意力集中到新颖性上,同时也要注意和创造性有关的现有技术,把那些可以结合起来后使申请主题不具备创造性的两份或者多份对比文件检索出来。此外,审查员也要注意那些由于其他原因可能是重要的文件。例如有助于理解申请主题,或者最适于说明申请主题的最接近的现有技术文件,以此为基础要求申请人改写独立权利要求的前序部分及说明书的有关部分。

在检索时,审查员的注意力应当放在现有技术中专利文献的说明书(及其附图)上,而不仅仅是权利要求上,将要检索申请的权利要求书的内容与有关的现有技术中专利文献公开的内容进行对比。6.2 检索的顺序6.2.1 在所属技术领域中检索

所属技术领域,是申请主题所在的主要技术领域。在这些领域中检索,找到密切相关的对比文件的可能性最大。因此,审查员首先应当在这些领域的审查用检索文档中进行全面仔细的检索。例如,表示发明情报的国际专利分类号为×××7/16……(7/12优先),那么首先检索7/16,然后检索7/12。检索完7/16、7/12以后,还应当检索7/16及7/12下属不明显排除申请主题的各个小组。最后检索覆盖申请主题的高一级小组直到大组。如果表示发明情报的国际专利分类号为×××7/12……,但也包括了7/16的主题,就只检索7/12、7/12下属小组以及7/12高一级小组直到大组,而不必检索7/16小组。如果表示发明情报的国际专利分类号不止一个,那么还应当以同样的方法,在其他分类号提供的技术领域的审查用检索文档中进行检索。6.2.2 在功能类似的技术领域中检索

审查员应当根据在6.2.1中检索的结果,考虑是否需要把检索扩展到功能类似的技术领域。如有必要,应当在功能类似的技术领域中按照6.2.1中的方法进行检索。6.2.3 重新确定技术领域后再进行检索

如果通过6.2.1及6.2.2中的检索,没有找到对比文件,有可能是原来确定的技术领域不正确。这时,审查员应当重新确定技术领域,在该技术领域中进行检索。

在6.2.1、6.2.2及6.2.3的检索中,检索的时间顺序都是由近至远。6.2.4 检索其它资料

根据需要,审查员还可以查阅上述检索所得对比文件中引证的文件,以及查阅检索出的美国专利说明书扉页上“引证参考资料”栏下列举的文件。6.3 具体的步骤

在进行检索时,审查员可以按照下述步骤查阅专利文献:

第一步:迅速浏览要检索技术领域的审查用检索文档中专利文献扉页上的摘要和附图,以及权利要求书中独立权利要求的内容;日本、原苏联、联邦德国、英国、法国和瑞士等国的专利分类文摘;中外期刊论文分类题录等,将那些初步判断可能与申请主题有关的文件抽出来。如果检索针对的申请有各种具体结构的附图,审查员可以把申请的附图与审查用的检索文档中文件的附图一一对照,将那些结构特征相同或者类似的文件抽出来。
第二步:仔细阅读第一步中抽出的那些文件的摘要、附图和权利要求,以及有关文摘和题录的对应文件,进一步选出与申请较相关的对比文件。
第三步:仔细阅读和分析研究第二步中选出的文件的说明书部分,最后确定在审查意见通知书正文中将引用的对比文件。

7. 抵触申请的检索7.1 基本原则

在对申请作出驳回决定或者发出授予专利权的通知前,抵触申请的检索应当完成到尽可能完善的程度,即应当将审查用检索文档中已经有的那些抵触申请检索出来。7.2 申请公布后进行实质审查的检索

通常,发明专利申请在公布后才进行实质审查。对这种情况,第一次审查意见通知书之前的检索,应当包括对抵触申请的检索。7.3 申请公布前进行实质审查的检索

在个别情况下,应申请人的请求,经局长批准,发明专利申请可以在公布之前进行实质审查。对于这种情况,在第一次审查意见通知书之前,可以不检索抵触申请。如果对该申请作出审查结论的日期,从该申请的申请日起算不满十八个月,审查员可视抵触申请进入检索文档盒的情况不断完成抵触申请的检索。如果对该申请作出审查结论的日期,在该申请的申请日起算十八个月那天或者之后,审查员应当在十八个月那天或者之后,对抵触申请进行较完全检索,因为这时抵触申请已经全部公布了。

8. 中止检索8.1 检索的限度

中止检索,是指结束第一次审查意见通知书前的检索。这时的检索基本上应当是一次全面的比较彻底的检索。但是,检索要有一定的限度。审查员要随时根据已经检索出的对比文件的数量和质量决定是否应当中止检索。考虑的原则是用于检索的时间和精力与预期的结果要相称。8.2 四种情况

检索过程中,出现下列情况之一时,审查员可以中止检索:

(1) 当已经找到一份与申请主题密切相关的对比文件,审查员认为它清楚地公开了申请主题的全部技术特征,或者由它所公开的内容,使所属技术领域的技术人员能够得出权利要求书范围内的结果时;
(2) 当已经找到两份或者多份与申请主题密切相关的对比文件,审查员认为它们清楚地公开了申请主题,使所属技术领域的技术人员把它们结合起来,可以得出权利要求书中的全部必要技术特征时;
(3) 当审查员根据其知识和工作经验,确定不可能找到密切相关的对比文件,或者因预期效果与所花时间和精力相比,不值得继续检索时;
(4) 从公众提供的材料中,或者从申请人提交的外国为其申请进行检索的资料或者审查结果的资料中,发现了密切相关的对比文件时。

9. 特殊情况的检索9.1 申请跨领域的检索

如果申请的主题跨越不同的技术领域,审查员除对其审查的技术领域进行检索外,还应当与其他技术领域的审查员商量,决定是否需要进一步检索,以及如何进行检索。9.2 申请缺乏单一性时的检索9.2.1 对明显缺乏单一性申请的检索

审查员在分析研究权利要求书和说明书(及其附图)后,就能判断出申请的主题缺乏单一性时,可以采取下列作法之一处理申请:
(1) 待申请人修改消除非单一性的缺陷后再进行检索。
(2) 缺乏单一性的、表述在两项或者多项权利要求中的申请主题,属于该审查员审查的技术领域,它们涉及的检索领域非常接近、或者在很大程度上是重叠的,审查员可以在不增加太多工作量的情况下同时对它们完成检索。这样,在撰写审查意见通知书正文时,既可以对这些申请主题作出评价,同时又可以提出单一性的要求,减少一次审查意见通知书,从而加速审查进程。若通过检索发现申请中的一项或者几项申请主题不具备专利性,那么申请人在收到审查意见通知书之后,就可以删去这样的权利要求,同时不会再对它或者它们提出分案申请,从而避免了一些不必要的工作。此外,通过这样的检索有可能找到进一步说明申请主题缺乏单一性的资料。
(3) 当申请中除一项权利要求的申请主题外,其他权利要求的内容都属于专利法第二十五条规定的不授予专利权的项目,或者涉及广泛而又不同的技术领域时,审查员可以只对该项可以授予专利权的主题,或者其审查领域的主题进行检索。9.2.2 对不明显缺乏单一性申请的检索

不明显缺乏单一性的申请,是指通过检索后,才能确定其缺乏单一性的那些申请。对于这些申请,审查员应当进行检索。
(1) 对第一独立权利要求进行检索,发现它不具备新颖性或者创造性,从而导致原来属于一个总的发明构思的其他独立权利要求缺乏单一性。这时,审查员可以不对其他独立权利要求进行检索,或者只对第二独立权利要求进行检索。
(2) 如果一件申请中的两项或者多项权利要求的申请主题,在发明构思上出现非常接近的情况,而其中没有一项权利要求的申请主题需要在单独的技术领域中进行检索。这时,审查员可以对全部申请主题进行检索,因为这不会增加太多工作量。9.3 其它情况的检索
(1) 申请的部分主题属于专利法第五条,或者第二十五条的规定,审查员应当对那些不违反上述条款规定的部分进行检索。
(2) 对申请的主题是否属于专利法第五条,或者第二十五条的规定有怀疑时,审查员应当在可取得的资料,例如专利复审委员会的“决定选编”中进行检索。

10. 不必检索的情况

审查员对属于下列情况的申请不必进行检索:
(1) 申请主题属于专利法第五条或者第二十五条规定的范围;
(2) 申请主题不具备实用性(见本部分第五章3.2);
(3) 申请人的主动修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。

11. 补充检索

在申请的实质审查或者撤销专利权的审查过程中,有下列情形之一的,为了获得更适合的对比文件,审查员对申请或者专利文件进行补充检索:
(1) 申请人修改了权利要求,原来的检索没有覆盖修改后权利要求的保护范围的;
(2) 申请人澄清了某些内容,使得原来的检索不完整的;
(3) 第一次审查意见通知书以前的检索不完整或者有错误的;
(4) 审查意见的变更使得已经作出的检索不完整或者需要变化的;
(5) 撤销程序中所需要的。

第八章 实质审查程序

1. 引言

根据专利法第三十五条规定,专利局对发明专利申请进行实质审查。

根据专利法第三十五条第一款规定,实质审查程序通常由申请人提出请求后启动。根据该条第二款规定,实质审查程序也可以由专利局启动。

实质审查程序从实质审查部接收初步审查部门送达的申请案卷开始,到发出授予发明专利权的通知或者驳回申请的决定,或者撤回申请为止。

根据专利法第三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予发明专利权的决定。

根据专利法第三十八条的规定,在实质审查中,发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,专利局仍然认为不符合专利法规定的,应当予以驳回。

根据专利法第三十二条的规定,申请人可在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。此外,专利法第三十六条第二款、第三十七条以及专利法实施细则第四十二条第二款还规定了在实质审查程序中专利申请被视为撤回的情形。

本章内容主要涉及申请文件的核查、实质审查的准备、实质审查、第一次审查意见通知书的组成和要求、答复和修改、继续审查、驳回决定和授予专利权的通知以及实质审查程序的终止和恢复。

2. 申请文件的核查2.1 核对申请的国际专利分类号

审查员接到申请案后,对申请不管于近期进行审查与否,都应当首先对申请的国际专利分类号进行核对。当发现有不属于自己管辖分类的申请案时,应当根据局内专利分类协调的规定,及时地进行处理,以免延误审查。

如果审查员认为分类号不确切,但仍属于自己的审查范围,由该审查员改正。

如果审查员认为无适当的分类位置,需要加上X标记的,应当与室分类助理讨论。分类助理同意采用X标记的,需要与审查一部的分类室联系,意见统一后,由分类室和分类助理共同撰写“X标记建议报告”。2.2 查对申请案卷

审查员对属于自己管辖分类号的申请案,或者调配给自己的申请案,不管近期是否进行审查,都应当查对申请案卷。查对的项目如下:法35、细则50 (1)是否有实质审查请求书,且提交的时间是否在自申请日起三年之内,如果专利局自行决定对发明专利申请进行实质审查,案卷中应当有经局长签署的通知书和已经通知申请人的记录;细则82(2)及85 (2)是否有已缴纳实审费的收据;法26.1 (3)实质审查需要的文件(原申请文件及公开的申请文件,如果申细则51 请人对申请文件进行了主动修改,还应当包括修改的文件)是否齐全;法30 (4)申请人要求外国优先权的,在案卷中是否有优先权声明以及经第一次提出申请的国家受理机关证明的申请文件的副本。申请人要求本国优先权的,在案卷中是否有优先权声明以及在中国第一次提出的专利申请文件的副本;细则84.2 申请人要求优先权的,在案卷中是否有已缴纳优先权要求费的收据,未缴纳的,视为未要求优先权;法36.2 (5)发明专利申请已在外国提出过的,申请人是否提交了该国为审细则49 查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;未提交的是否向专利局声明。

审查员如果发现有缺少上述第(1)项至第(3)项中任何一项及第(4)项第1段所提文件的申请案,或者某些文件不符合专利法及其实施细则的规定,应当将申请案送回所在审查部门办公室文档员处并且说明理由。审查员如果发现有缺少上述第(5)项的情况,而申请人又无正当理由时,可以填写提交资料通知书,通知申请人在指定期限内提交有法36.2 关资料;申请人无正当理由逾期不提交的,该申请被视为撤回。

此外,在实质审查前,审查员最好能初阅申请文件,查看是否要求申请人提交有关的参考资料,如果需要的话,可填写提交资料通知书,通知申请人。提前做好此项工作,以加快审查程序。2.3 填写审查程序索引卡

审查员查对申请案卷之后,应当填写审查程序索引卡的基本项目,并在以后各阶段继续填写应填的项目,以便随时掌握各申请案的审查过程及其基本情况。

3. 实质审查的准备3.1 审查的顺序3.1.1 一般原则

对于由室主任分发的发明专利申请,除本章3.1.2所述的特殊情况外,都应当按照初步审查部门发送日的先后顺序进行审查,不要先易后难,甚至将难的申请一直压着不进行审查。但可以将先后同类的专利申请放在一起同时审查。

在申请人对第一次审查意见通知书作出答复之后,审查员对申请继续审查时,不必按照上述顺序进行。3.1.2 特殊处理

对下列几种情况可作特殊处理:

(1) 对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,由申请人或其主管部门提出请求,经专利局局长批准后,可以优先审查,并在随后的审批过程中予以优先处理。法35.2 (2) 对于专利局自行启动实质审查的专利申请,可以优先处理。

(3) 保留原申请日的分案申请,可以与原申请一起审查。3.2 审查使用的文本

审查员审查使用的文本,为申请人依照专利法及其实施细则规定细则51.1 提交的原申请文件。如果申请人根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定,在提出实质审查请求时,对专利申请进行了修改,则审查员审查使用的文本,为经修改的申请文件。在实质审查过程中,如果申请人按照规定提交了新的经修改的申请文件,前次提交的文本不再考虑。法33 但是,申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围,是审查申请人对其专利申请文件进行修改是否允许的根据。申请人向专利局提交的外文文本和优先权文件的内容,不能作为原始公开的依据。3.3 不必检索即可发出审查意见通知书的情况

发明专利申请明显属于下列情况之一的,审查员不必检索即可发出第一次审查意见通知书:

(1) 申请主题属于专利法第五条或者第二十五条规定范围的;法22.4 (2) 申请主题不具备实用性的(见本部分第五章3.2);细则51.1、法33 (3) 申请人的主动修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。3.4 对缺乏单一性申请的处理法31.1、细则35 对于缺乏单一性的申请,审查员可以采用下述之一的方法进行处理:细则42.2 (1) 先通知申请人修改申请。审查员在核对申请的国际专利分类号时,立即能判断出申请的主题明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索,先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定期限内对其申请进行分案性修改。申请人应当在指定的期限内,对其原申请进行分案,即对原权利要求进行限制,删去不符合单一性规定的权利要求。删去的权利要求,由申请人自行决定是否要提交分案申请,审查员对此不必提出要求。申请人期满不答复的,该申请被视为撤回。

(2) 检索后再通知申请人修改申请。对于检索后才能确定申请主题缺乏单一性的,审查员应当在第一次审查意见通知书中通知申请人限制其申请。

在以上两种情况下,如果申请人在答复中,对审查员关于申请缺乏单一性的论点提出了反对意见,审查员研究后认为反对意见成立的,其审查程序继续进行;反对意见不成立的,审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第三项的有关规定驳回该申请。3.5 检索

如何确定检索的技术领域及如何进行检索,参见本部分第七章的内容。3.6 优先权的核实3.6.1 需要核实优先权的情况

审查员应当在检索后,确定是否需要核实优先权。当检索出的全部对比文件的公开日都早于优先权日,则不用核实优先权。只有出现下列情况之一时,才需要核实优先权:
(1) 对比文件公开了与申请主题相同的内容,而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间。

(2) 他人申请公开的内容与全部申请主题相同,或者与一个或一个以上的申请主题相同,前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而其公布日在后者的申请日之后。

(3) 他人申请公开的内容与全部申请主题相同,或者与一个或一个以上的申请主题相同,前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而其公布日在后者的申请日之后。3.6.2 核实部分优先权和多项优先权

根据专利法第二十九条的规定,可以享有外国或者本国优先权的发明必须是相同主题的发明。这是审查员判断优先权要求是否成立的出发点。审查员应当把外国首次申请或者中国首次申请作为一个整体进行研究分析,只要首次申请文件中清楚地记载了作为要求优先权申请的主题所依据的技术特征就足够了。审查员不得以首次申请的权利要求中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。

所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要实质上阐明了申请主题所依据的技术特征即可。但是,如果首次申请对某一或者某些技术特征,只作了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述,并使之成为权利要求的某一或者某些必要的技术特征,则首次申请不能作为该申请要求优先权的依据。3.6.2.1 部分优先权

由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,申请人在其后一申请中,可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以后一申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对其包括在先申请中已经清楚记载的相同主题给予优先权,即给予部分优先权。具体地说,在后一申请中,其权利要求的内容已在先申请中清楚地记载的,可以享有优先权日;未在在先申请中记载的,不能享有优先权日,视为在后一申请提出时才提出,即在申请日提出。3.6.2.2 多项优先权法31.1、细则33 如果申请人对一件具有发明单一性的申请要求了多项优先权,审查员在核实优先权时,应当检查该申请的权利要求中所反映的各种技术方案,是否分别在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中,作出了清楚的记载。此外,审查员还要核实所有的在先申请是否都在优先权期限之内。如果上述两个条件满足,则要求的多项优先权可以成立,并且具有不同的优先权日。

如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。

4. 实质审查4.1 审查的目的

审查员对发明专利申请进行实质审查,其目的在于确定发明专利申请是否符合专利法及其实施细则的规定,特别是有关“新颖性、创造法22 性和实用性”的规定,直到最终代表专利局作出驳回决定或者发出授予专利权的通知。4.2 可能发生的行为

在发明专利申请的实质审查中可能发生的行为如下:法37 (1) 对发明专利申请进行实质审查后,审查员认为该申请不符合专利法及其实施细则的有关规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,需要的话,对其申请进行修改;无正当理由逾期不答复的,该申请被视为撤回。

(2) 上款所述的审查意见通知书以及申请人的答复可能反复多次直到申请被驳回、被视为撤回或者被授予专利权。法39 (3) 对经实质审查没有发现驳回理由的发明专利申请,在专利局作出授予专利权的决定之前,审查员应当发出授予发明专利权的通知。法38 (4) 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,审查员仍细则53 然认为不符合专利法实施细则第五十三条规定的,应当予以驳回。

此外,虽然专利法及其实施细则未作出规定,但由于审查实践的需要,审查员可以举行会晤和现场调查。4.3 节约程序

在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当设法使审查过程尽可能地缩短。换句话说,审查员应当设法尽早地结案。要做到这一点,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其对所有问题在指定期限内给予答复。尽量地减少审查员与申请人通信的次数,以节约程序。

但是,审查员应当注意,不得以节约程序为理由,不给申请人陈述意见的机会。通常,在驳回申请之前,审查员应当给申请人至少一次陈述意见的机会。4.4 全面审查

为节约程序,审查员通常应当对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的一切规法26.3、细则18 定。但审查的重点是:说明书是否充分公开了请求保护的申请主题;权细则20-21 利要求书是否清楚和简要地表述了请求保护的范围;独立权利要求是法22 否表述了一个达到发明目的的完整技术方案以及该技术方案是否具备专利性。

审查员在检索之前,已经确切地理解了请求保护的申请主题及其对现有技术作出的贡献,在这一阶段主要是根据检索结果,对上述的审查重点,作出肯定或者否定的判断。

4.4.1 审查权利要求

根据专利法第五十九条第一款规定,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此,实质审查应当围绕权利要求,特别是独立权利要求进行。

审查员首先应当明了发明的目的,然后审查独立权利要求是否表述了一个为达到发明的目的的完整技术方案。判断技术方案是否完整,在于查看独立权利要求记载的必要技术特征是否足够。

如果独立权利要求表述了一个为达到发明的目的的完整技术方案,那么,审查员应当根据检索出的对比文件,判断该独立权利要求的专利性,审查其概括的保护范围是否恰当。

需要说明的是,有些申请案,其说明书中未明确写出发明的目的,这时审查员应当从申请文件的整体上来看发明的目的是否明确。如果说明书充分公开了请求保护的申请主题,通常总是可以找出内含的发明的目的。对权利要求的审查,应当围绕该发明的目的进行。

如果独立权利要求表述的技术方案不完整,那么,审查员应当查看从属权利要求或者说明书中是否记载了该技术方案的完整的必要技术特征,如果记载了,即有修改的可能,审查员应当在此基础上审查申请主题的专利性。

如果独立权利要求具备专利性,审查员应当审查其从属权利要求是否符合专利法实施细则第二十一条第三款及第二十三条的规定。

如果独立权利要求不具备专利性,审查员则应当对其从属权利要求进行审查,确定从属权利要求是否具备专利性。法26.4 另外,审查员还应当审查权利要求是否得到说明书(及其附图)的支持,它们之间是否存在不一致之处。

最后,审查员还应当查看权利要求书中的科技术语,是否符合专利法实施细则第四条第一款的规定。4.4.2 审查说明书和摘要法26.3及.4 说明书(及其附图)应当清楚、完整地公开发明,使所属技术领域的法59.1 技术人员能够实现,并作为权利要求的依据,在确定专利权的保护范围时,用于解释权利要求。

具体地说,审查员应当依照专利法实施细则第十八条的规定审查下列内容:
(1) 说明书是否包含专利法实施细则第十八条规定的八个部分的内容;
(2) 说明书中公开的技术方案能否达到发明的目的和预期的有益效果;
(3) 由权利要求限定的保护范围能否在说明书中找到根据。

在不需要附图的申请案中,其说明书可以不包括专利法实施细则第十八条第一款第(七)项的内容。细则4.1 另外,审查员还应当审查说明书中所用的科技术语是否规范;外国人名、地名和科技术语尚无标准中文译文的是否注明了原文等。细则24 除摘要的形式要求外,审查员对摘要的审查包括下列内容:

(1) 摘要是否写明专利法实施细则第二十四条第一句涉及的各项内容;
(2) 摘要包含的一幅附图是否描绘出发明的主要技术特征;
(3) 摘要用的附图在缩小到4厘米×6厘米时,仍应当清晰;
(4) 摘要文字部分不得超过200字。

4.5 不全面审查的情况

如果申请文件存在较严重不符合专利法及其实施细则规定的缺陷,审查员可以在进行全面审查前,首先找出对申请的结果(多数情况为申请可能被驳回)起主导作用的缺陷,例如独立权利要求需要进行实质性的修改,或者存在一些不允许的修改(参见本章5.2.3),通知申请人。然后,视申请人的答复情况决定是否要求其进一步的修改。对于一件存在明显的实质性缺陷的申请,在不可能授予专利权的情况下,指出其次要的缺陷是无实际意义的。4.6 对公众意见的处理细则48 在实质审查程序中,任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请案卷中供审查员审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提意见的公众。4.7 第一次审查意见通知书4.7.1 总的要求

审查员对申请进行实质审查后,通常以审查意见通知书的形式,将审查的意见和结果通知申请人。

在审查意见通知书正文中,审查员必须依据专利法及其实施细则具体指出审查的意见。审查的意见应当明确、具体,使申请人能够清楚地了解其申请存在的问题。

在所有情况下,审查的意见应当说明理由,其中不能写入包括个人感情色彩的词语。

为了使申请人尽快地作出符合要求的修改,必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议,他应当重新提交修改的文件,而审查员在通知书中提出的修改建议不能作为审查使用的文本。

为了加快审查程序,应当尽可能减少审查意见通知书的次数。因此,第一次审查意见通知书正文应当写明审查员对申请的全部的意见,实质方面的和形式方面的。当审查员在审查意见通知书中依据引用的对比文件的某部分提出意见时,应当指出对比文件的具体段落或者附图的图号及图中零部件的标记。4.7.2 组成部分和要求

第一次审查意见通知书应当包括专用表格、通知书正文,引用了对比文件的,视情况,还应当包括对比文件的复制件。4.7.2.1 专用表格

对于专用表格中的各项,审查员应当按要求填写完整,当事人有两个以上的,可以只写明其代表人(参见本指南第五部分第六章1.2.1(1))。其中引用的对比文件一项,审查员应按下列要求填写:

(1) 对比文件为专利文献(指专利说明书和专利申请书或者公开说明书)的,应当按照“审查制专利局情报检索国际合作委员会”(ICI-REPAT)的规定,写明国别代号、文献号和文献类别。此外,还应注明这些文献的公开日期。

例如:文献名称 公开日

CN-86104295A 1987.1.13

US-4243128A 1981.1.6

JP-昭59-144825(A) 1984.8.20

(2) 对比文件为期刊中的文章的,应当依次写出文章的名称、作者姓名、期刊名称、期刊卷号、相关内容的起止页数,出版日期及出版社名称。

例如:“激光两坐标测量仪”中国计量科学研究院激光两坐标测量仪研制小组,计量学极,第1卷第2期,84 ̄85页,1980年4月计量出版社。

(3) 对比文件为书籍的,应当依次写出书名、作者姓名、相关内容的起止页数,出版日期及出版社名称。

例如:“气体放电”杨津基,258 ̄260页,1983年,科学出版社。

4.7.2.2 审查意见通知书正文

根据申请的具体情况和检索结果,通知书正文可按如下几种方式撰写:

(1) 如果申请属于本章3.3所述的不必检索即可发出审查意见通知书的情况之一时,在通知书正文中,只需指出主要问题并说明理由而不必指出任何其他缺陷,最后指出将根据专利法实施细则第五十三条的哪一项有关规定驳回申请。

(2) 如果申请是可以授予专利权的,但还存在某些不重要的缺陷,为了加快审查程序,审查员可以在申请文件的复制件上进行建议性修改,并在通知书正文中说明建议的理由。然后指出,如果申请人同意审查员建议的修改,应当重新提交修改的替换页。

(3) 如果申请是可以授予专利权的,但还存在较严重的缺陷,而且这些缺陷既涉及权利要求,又涉及说明书时,审查员在通知书正文中,应当按照审查意见的重要性来安排顺序。通常,首先陈述对独立权利要求的审查意见;其次是对从属权利要求的审查意见;再其次是对说明书(及其附图)和说明书摘要的审查意见。对说明书的审查意见,可以按照专利法实施细则第十八条的顺序加以陈述。细则22.1 对于改进型发明,如果审查员检索到一份与发明最接近的对比文件而原先用来划界的对比文件显然不适合时,应当要求申请人对独立权利要求重新划界。在这种情况下,通知书正文不能仅仅是简单地要求申请人根据这份对比文件划界,而应当详细说明根据引用的这份对比文件如何划界。在进行具体说明时,应当指明对比文件中相应技术特征出现的具体部位。细则18.1(3) 由于要求用与发明最接近的一份对比文件对独立权利要求进行重新划界,因此,在通知书正文中,还应当要求对说明书进行相应的修改。在说明书的第三部分,还必须对该对比文件公开内容作客观评述。另外,视具体情况,考虑是否还要求修改说明书的其余部分。如果需要修改,应当在通知书正文中提出明确的要求。

如果说明书中未明确记载发明的目的,或者仅作了笼统的说明,但审查员通过阅读整个说明书的内容,能够理解出发明的目的,并依此进行了检索和实质审查,那么审查员应当在通知书正文一开始就明确指出其认为的发明的目的。

此外,如果审查员检索中找到比申请人在说明书中引证的对比文件更相关的文件时,在通知书正文中,也应当要求申请人对说明书有关部分作相应的修改。

(4) 如果申请没有可能授予专利权,这时审查员在通知书正文中,必须对每项权利要求就新颖性或者创造性提出反对意见,首先对独立权利要求进行评述,然后对从属权利要求一一评述。但是,在权利要求较多或者理由相同的情况下,也可以将从属权利要求分组进行评述。最后还应当指出说明书中也没有可取得专利的实质内容。

在此种情况,审查员在通知书正文中不必提出次要的反对意见,也不必要求申请人作任何修改。

如何应用专利法第二十二条有关新颖性和创造性的规定,对权利要求及说明书的内容提出审查意见并陈述理由,请参见本部分第三章和第四章的有关内容。

(5) 如果申请属于本章3.4(2)中所述的检索后再要求限制申请的情况时,审查员在通知书正文中,应当指出申请包含的几项发明不符细则42.2 合专利法第三十一条第一款的规定,不能在一件申请中提出,要求申请人对该申请作出修改,使申请符合单一性的规定。如果审查员检索后发现独立权利要求不具备专利性,从而导致发明专利申请缺乏单一性时,细则42.1及43 他应当在通知书正文中说明,要求申请人对剩下的几项发明作出选择,使申请符合单一性的规定。最后通知申请人,对其余的发明可以提出分案申请,但不得超出原申请说明书和权利要求书记载的范围,否则不保留原申请日。

在这种情况下,审查员在通知书正文中,可以不提出任何其他方面的审查意见。但是,为了加快审查程序,也可以同时提出其他方面的审查意见。4.7.2.3 对比文件的复制件

审查意见通知书中引用的对比文件,应复制一份放入申请案卷中。当引用的对比文件篇幅较长时,只需要复制其中与审查意见通知书正文相关的部分。此外,对比文件的复制件上应当有清楚的标记,注明其来源及公开日,特别是当对比文件引自期刊或者书籍时尤其重要。4.7.3 答复期限法37 在审查意见通知书中,审查员应当指定答复期限。该期限由审查员考虑与申请有关的因素后确定。这些因素包括:审查意见的数量和性质;申请可能进行的修改量和复杂程度等。答复第一次审查意见通知书的期限通常为四个月。4.7.4 签署

审查意见通知书应当由负责审查的审查员盖章。如果审查意见通知书是由一位实习审查员起草的,应当由实习审查员和负责指导的审查员共同盖章。

4.8 继续审查

在申请人对第一次审查意见通知书答复之后,审查员应当对申请继续审查,认真考虑申请人陈述的意见和/或作出的修改。审查员应当在审查程序的各阶段,使用相同的审查标准。

如果审查员在第一次审查意见通知书作出前,已对申请进行了全面审查,在这一阶段,通常就不必重新全文阅读修改后的申请文件,而应当把注意力集中在申请人对通知书正文中提出的各审查意见作出的反应上,特别应当注意申请人对全部或者部分审查意见,提出不同意见所陈述的理由和提交的证据。如果申请人同时提交了修改的说明书和/或权利要求书,审查员应当按照专利法第三十三条和第二十二条的规定,分别审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,以及申请经过修改是否可以授予专利权。

在审查申请人作出的修改时,审查员应当十分细心地审查,防止申请人通过巧妙的,且不容易察觉的方式引入新的内容。4.8.1 对申请继续审查后的处理

审查员继续审查申请后,视不同情况,可对申请作如下不同的处理:

(1) 申请人根据审查员的意见,对申请作了认真的修改,使修改后的申请有可能授予专利权;但是,如果仍存在某些缺陷,审查员应当再次通知申请人补正这些缺陷,必要时,还可以通过与申请人会晤的方式来加速审查。对个别的问题,如有可能,审查员可以通过电话与申请人讨论。但是,不论采用什么方式提出修改意见,最终都必须以申请人提出的书面修改文件为根据。法38 (2) 申请经申请人陈述意见或者进行修改后,审查员仍然认为申请有专利法实施细则第五十三条规定的情形时,应当予以驳回。法39 (3) 申请经过修改已经符合专利法及其实施细则的有关规定,在专利局作出授予专利权的决定之前,审查员应当发出授予发明专利权的通知。4.8.2 补充检索

在继续审查中,必要时,审查员应当进行补充检索。例如,在阅读申请人的答复之后,审查员意识到原来对发明的理解不够准确,从而影响了检索的全面性,或者由于申请人提交的修改内容需要进一步的检索(参见本部分第七章11)。4.8.3 再次的审查意见通知书4.8.3.1 再次发出审查意见通知书的情况

出现下列情况之一时,审查员应当再次发出审查意见通知书:

(1) 审查员发现与申请主题更加相关的对比文件,需要对权利要求进行重新评价。
(2) 在前一阶段的审查中,审查员未对某项或某几项权利要求提出审查意见,经继续审查后,发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况。
(3) 经申请人陈述意见和/或进行修改之后,审查员认为有必要提出新的审查意见。
(4) 修改后的申请仍不符合专利法及其实施细则的规定,特别是不符合专利法第二十二条的规定。
(5) 修改后的申请有可能被授予专利权,但仍存在不符合专利法及其实施细则规定的缺陷。这些缺陷可能是修改后出现的新缺陷、审查员新发现的缺陷以及已经通知过而申请人仍未修改的缺陷。
(6) 审查员原打算驳回的申请,但在第一次审查意见通知书中未向申请人明确指出。4.8.3.2 再次审查意见通知书正文的内容及要求
审查员在第一次审查意见通知书正文中提到的内容,同样适合于再次审查意见通知书。通常,在再次审查意见通知书正文中,审查员应当坚持他先前阐述过的意见。只有申请人提出了充分的理由,或者出现本章4.8.3.1中的某些情形时,审查员才应当考虑新的审查意见。

为了加快审查程序,只要可能,再次审查意见通知书应当向申请人指明对申请审查的结论。对再次审查意见通知书指定的答复期限通常为两个月。

4.9 会晤

在某些情况下,例如本章4.8.1(1)中所述的情形,审查员可以约请申请人会晤,以加快审查程序。申请人要求会晤时,只要审查员认为通过会晤能达到有益的目的,可以同意申请人提出的会晤要求;反之,审查员可以拒绝会晤要求。4.9.1 举行会晤的条件

举行会晤的条件是:
(1)审查员不得在未发出第一次审查意见通知书之前约请申请人会晤;
(2)申请人必须在答复审查意见通知书的同时或者之后,才能提出会晤要求。

不管是审查员约请的,还是申请人要求的会晤,都应当预先约定,并由审查员发出“会晤通知书”通知申请人举行会晤。在“会晤通知书”中,应当写明会晤的内容(申请人要求会晤的,应当以书面形式提出,并写明会晤的内容。审查员同意会晤的,应当在“会晤通知书”中,重新认定会晤的内容)、时间和地点。如果审查员或者申请人准备在会晤中提出新的文件,应当事先提交给对方。

会晤日期确定后不要随意变动;必须变动时,应当提前通知对方。如果会晤是通过电话约定的,在申请案卷中应当放入电话约定的书面记录。申请人无正当理由不参加会晤的,审查员可以不再安排会晤,而通过书面方式继续审查。4.9.2 会晤地点和参加人

会晤应当在专利局进行,审查员不得在其他地点同申请人就有关申请的问题进行会晤。

会晤由负责该申请的审查员主持。必要时,可以邀请有经验的审查员协助。

申请人委托了代理人,会晤必须有代理人参加。参加会晤的代理人应当出示代理人证书,更换代理人的,还应当出示申请人的委托书。

申请人没有委托代理人的,申请人应当参加会晤;申请人是单位的,由其代表人或者由代表人委托的人参加,并且要出示证明其身份的证件和单位介绍信。上述规定也适用于共同申请人。共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤,除非他们事先声明。

必要时,发明人可以同代理人一同参加会晤,或者受单位代表人的委托参加会晤,上述的规定也同样适用于共同发明人。

参加会晤的申请人或代理人的总数,一般不得超过两名;两个以上单位或者个人共有一项专利申请,又未委托代理人的可以按共同的单位或个人的数目确定参加会晤的人数。4.9.3 会晤记录

会晤结束后,审查员应当填写“会晤记录”。“会晤记录”使用专利局制定的统一表格,一式两份,经审查员和参加会晤的申请人(或者代理人)签字后,一份交申请人,一份留在申请案卷中。

通常,在“会晤记录”中应当写明讨论的问题、结论或者同意修改的内容。但是,如果会晤讨论的问题很多,例如涉及有关新颖性、创造性或者修改是否引入了新的内容等诸方面的问题,审查员应当详尽记录讨论的情况和取得一致的意见。

“会晤记录”不能代替申请人的正式书面答复或者修改。即使在会晤中,双方就如何修改申请达成了一致的意见,申请人也必须重新提交正式的修改文件,审查员不能代为修改。

如果在会晤中,对申请文件的修改双方没有取得一致意见,审查工作通过书面方式继续,原有答复期限可以不因会晤而改变。

如果会晤时,申请人提出了新的对比文件,会晤前审查员没有收到这些文件,审查员可以中止会晤。4.10 电话讨论

电话讨论仅适用于解决次要的或者不会误解的问题。审查员应当对电话讨论的内容作记录,并存入申请案卷。对于电话讨论中审查员同意修改的内容,申请人应当重新提交书面修改文件。审查员应当根据书面修改文件作出审查结论。4.11 取证和现场调查

一般来说,审查员不必要求申请人提供证据。因为,在审查程序中,审查员的主要职责,是向申请人指出申请不符合专利法及其实施细则规定的各个方面。如果申请人不同意审查员的意见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其申请。如果申请人决定提供证据,审查员应当给予申请人一个适当的机会,使其能提供任何可能有关的证据,除非审查员确信提供证据也达不到有益的目的。

提交的证据可以是书面文件或者实物模型。例如,申请人提供有关发明技术优点方面的资料,以证明其申请具有创造性。又如,申请人提供实物模型进行演示,以证明其申请具有实用性等。

如果某些申请中的问题,需要审查员到现场调查方能得到解决,应当由申请人提出要求,经申请案所在的实质审查部的部长批准后,方可去现场调查。调查所需的一切费用由申请人承担。

5. 答复和修改法37 5.1 答复

对专利局作出的审查意见通知书,申请人应当在通知书指定的期限内作出答复。

申请人的答复可以仅是意见陈述书,还可以包括对申请的修改替换页和/或补正书。细则7.3 申请人可以请求专利局延长指定的答复期限。但是,延长期限的请求应当在期限届满前提出。有关延长期限的事项参见本指南第五部分第七章的有关规定。5.1.1 答复的方式法37、细则3 对于审查意见通知书,申请人都必须以书面形式在规定的期限内作出答复,申请人征求审查员意见的信件不视为正式答复。5.1.2 答复的签署

作为答复,申请人提交的意见陈述书或者补正书,未委托专利代理机构的应当有申请人的签字或者盖章;申请人是单位的,应当加盖公章;申请人有两个以上的,可以由其代表人签字或者盖章;申请委托了专利代理机构的,应当由委托书中指定的专利代理人签字或者盖章。

专利代理人变更之后,必须由变更后的专利代理人签字或者盖章。

如果答复没有申请人的签字或者盖章,审查员应当退回初步审查部门处理。

如果申请人或者委托的专利代理人作了变更,审查员应当核查其变更是否提交了“著录项目变更申报书”;未提交该申报书的,审查员应当将答复退回初步审查部门处理。5.2 修改

根据专利法实施细则第五十一条第一款规定,发明专利申请人可以在提出实质审查请求或者在对专利局第一次实质审查意见作出答复时,对发明专利申请的说明书,权利要求书进行主动修改。以后,申请人只能按照审查员的要求或者得到审查员的同意,对申请文件进行修改。5.2.1 修改的要求

在实质审查程序中,对说明书和/或权利要求书的修改可能会进行多次,以达到授予专利权的条件。审查员在审查修改的内容时,不仅要注意说明书公开的内容与权利要求的保护范围的一致性,而且要严格掌握专利法第三十三条的规定,即申请人对申请文件的主动或者被动的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。5.2.2 允许的修改5.2.2.1 对权利要求书的修改

根据专利法第五十九条第一款的规定,权利要求书的修改涉及专利权的保护范围,因此修改可能使保护范围扩大、缩小或者变更。但所有的修改必须在原说明书中有依据;变更的保护范围还必须与原要求保护的发明主题有关。这种修改包括:细则22 (1) 修改独立权利要求的前序部分,使其说明发明的主题名称及发明主题与现有技术共有的必要技术特征。细则22 (2) 修改独立权利要求的特征部分,使其说明发明区别于现有技术的技术特征。细则21.2 以上的修改可以是删除、增加或者变更独立权利要求中的特征,使独立权利要求从整体上反映发明的技术方案,记载为达到发明目的的必要技术特征。

在某些情况下,对独立权利要求的修改,是根据审查员检索出的一份与发明主题最接近的对比文件,进行重新划界。细则23.1(1) (3) 修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误。细则21.3及23 (4) 修改从属权利要求的限定部分,使之合乎逻辑。

(5) 删除或者增加一项或者多项权利要求,使权利要求书符合发法31.1、细则22.3 明单一性的规定,或者符合一项发明应当只有一个独立权利要求的规

细则20.1 定,或者符合权利要求书应当说明发明的技术特征,清楚和简要地表

达保护范围的规定。法26.4 (6) 修改权利要求使之与说明书适应。

(7) 当发明对现有技术的贡献在于连续变化的数值范围,例如温度、压力或者混合物的组分以及一族化合物时,对于在权利要求中引入一个数值范围的修改,只有该范围的两个端值在原说明书和权利要求书中确实加以公开,才是允许的。

例如,要求保护的范围为20℃--80℃,对此文件公开的范围为0℃--100℃,同时还公开了该范围内的一个特定值50℃。因此,要求保护的范围20℃--80℃无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃--100℃范围内的特定值30℃、40℃、50℃、60℃和70℃,经实质审查,审查员认为该发明在60℃--70℃这一范围的两个端值60℃和70℃,则允许申请人将要求保护的范围20℃--80℃修改成60℃--70℃。

(8) 当发明具有专利性时,鉴于对比文件公开的内容或者鉴于实施发明的某部分是不可能的,允许用具体“放弃”(Disclaimer)的方式,从一较宽的权利要求中排除某部分,使权利要求从整体上看来,覆盖具有明显排除某部分的一个确定的保护范围。

例如,要求保护的范围X1=600--1000,对此文件公开的范围X2=240--1500,因为X1与X2部分重叠,故X1无新颖性。但是,用具体“放弃”的方式对X1进行修改,排除X1中与X2相重叠的部分,即600--1500,则要求保护的范围X1>1500至X1=10000是允许的。因为数值1500(7)中所述在原说明书和权利要求书中确实加以公开,所以将X1=600--10000修改成X1=1500--10000是不允许的。

5.2.2.2 对说明书的修改细则18 对于说明书的修改包括:

(1) 修改发明名称,使之准确、简明地反映发明主题。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,都应当在发明名称中反映出来。发明名称应当尽可能简短,不宜超过25个字。

(2) 修改发明所属技术领域。该技术领域是指国际专利分类表中的技术领域。为使公众和审查员清楚地理解发明和其相应的现有技术申请人应当修改发明所属技术领域,使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及的领域相关。

(3) 修改背景技术的描述部分,使之与发明主题相适应。如果独立权利要求按照专利法实施细则第二十二条的规定撰写,则说明书背景技术的描述部分应当与该独立权利要求前序部分所述现有技术的内容相适应,并引证反映这些背景技术的文件。在检索中,如果审查员发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近发明主题的对比文件时,应当修改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件。不相关的现有技术的描述部分则应当被删除。法31.1 (4) 修改发明的目的,使之与原来要求保护的发明主题的技术方案相适应。法26.3及.4 (5) 修改技术方案。在不改变原技术方案的基础上,进行文字上细则4.1 的理顺、修改不规范的用词、统一技术术语和补入权利要求书中记载的内容。

(6) 修改发明的有益的效果。只有当某(些)技术特征在原始申请中已被清楚的公开,而其有益的效果没有清楚地提及,但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无困难地从原始申请中推断出这种效果时,才允许对发明有益的效果作适合的修改。

(7) 修改附图的图面说明。如有附图,但缺少图面说明,允许补充;如果图面说明不清楚,允许根据上下文作出适合的修改。

(8) 修改最佳实施方式或者实施例。这种修改仅限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已公开的反映发明有益效果的数据的已知标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。细则19 (9) 修改附图。删除附图中不必要的词语和注释,可将其补入说明书文字部分之中;修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚起见,许可增加局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号,使每幅图使用一个编号。当出现错交附图的情况,如果说明书中有对正确附图的清楚说明,且申请人又能提出证明,例如提出的优先权文件中含有相关的附图,则应当允许申请人补正。

细则24 (10) 修改摘要。写明发明的技术领域、需要解决的技术问题、主要技术特征和用途,特别是删除商业性宣传用语;更换摘要附图,使之最能说明发明的技术特征。

(11) 修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误。对这些错误的修改必须能从说明书的整体及上下文,看出是唯一正确的答案,而没有其他的可能。

有关专利申请及专利文件中的明显错误是指语法错误、文字错误和打印错误。5.2.3 不允许的修改

作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书,作出不符合专利法及其实施细则规定的修改,均是不允许的。

具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同,而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导出,那么,这种修改就是不允许的。

这里所说的申请内容,是指原说明书(及其附图)和权利要求书公开的内容,不包括任何优先权文件的内容。5.2.3.1 不允许的增加

申请不允许增加内容的情形是指:

(1)将某些不能从原说明书及其附图中直接明确认定的技术特征写入权利要求。

(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能由所属技术领域技术人员的常识获得的信息。

(3)通过测量附图得出的尺寸,来增加尺寸参数的技术特征。

(4)引入附加组份,导致出现原申请没有的特殊效果,这是不允许的。但是,如果引入的附加组份,对所属技术领域的技术人员来说,是一种明显的澄清,没有该附加组份,原申请反而不清楚了,在这种情况下引入附加组份是允许的。

(5)补入了所属技术领域的技术人员,不能直接从原始申请中导出的有益的效果。

(6)补入实验数据,以说明发明的有益的效果和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求保护范围内发明能够实施。但是,这些补充的信息可以放入申请案卷中,供审查员审查专利性时参考。

(7)增补原说明书中未提及的附图。如果增补公知技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图,则应当允许。

5.2.3.2 不允许的改变

申请不允许改变的情形是指:

(1)改变技术特征扩大了请求保护的范围。

例1,原权利要求限定了一种在一边开口的唱片套。附图中也只给出了一幅三边胶接在一起,一边开口的套子视图。如果申请人后来把权利要求修改成“至少在一边开口的套子”,而原说明书中又没有任何地方提到过“一个以上的边可以开口”,那么,这种改变,扩大了请求保护的范围。

例2,原权利要求保护制造橡胶的成分,不能将其改成制造弹性材料的成分,除非原说明书已经清楚地指明。

例3,原权利要求限定了一种自行车闸,后来申请人把权利要求修改成一种车辆的闸。这种修改也属于扩大了请求保护的范围。

(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入新的内容。

例如,一件有关合成高分子化合物的发明专利申请,原申请文件中只记载在“较高的温度”下进行聚合反应。当申请人看到审查员引证的一份对比文件中记载了在40℃下进行同样的聚合反应后,将原说明书中“较高的温度”改成“高于40℃的温度”。虽然“高于40℃的温度”的提法包括在“较高的温度”内,但是,所属技术领域的技术人员,并不能从原申请文件中理解到这一点。因此,这种修改引入了新内容。

(3)修改后的权利要求的内容,虽在原说明书中有所记载,但不符合发明单一性的要求。

例如,一件有关自行车新式把手的发明专利申请,申请人在说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了其他部件。例如,自行车的车座等。经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下,申请人将权利要求修改成保护车座来代替把手,这是不允许的。

(4)用一个较宽的一般表达代替公开的具体技术特征。例如,用功能性术语+装置的表述方式,代替具有具体结构特征的零件或者部件。

(5)将原申请中分开的几个分离的特征,改变成一种新的组合,如果原申请没有明确提及分离的特征彼此间的关联的话,这种改变是不允许的。但是,如果原申请清楚地记载其关联,只是未明确写出其组合的话,则允许这种改变。

(6)修改后的权利要求书与说明书的某些部分不一致。

例如,申请人为了避开审查员引用的对比文件,将请求保护的范围作进一步限制,致使原说明书中记载的某个或者某几个实施例与修改后的权利要求无关,甚至某些描述与新权利要求的内容相抵触。5.2.3.3 不允许的删除

申请不允许删除某些内容的情形是指:

(1)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中,始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征。

(2)从权利要求中删除一个相关的技术术语。例如,将“有肋条的侧壁”改成“侧壁”。

(3)删除具体应用范围的技术特征。

例如,原权利要求是“用于泵之旋转轴密封……”。修改后的权利要求是“旋转轴密封”。这种由专用于泵的旋转轴密封,改成适合于任何用途的旋转轴密封,是不允许的,除非在原说明书中可以找到依据。

(4)从说明书中删去某些内容而导致说明书引入新的内容。

例1,一件有关多层层压板的发明专利申请,其说明书中描述了几种不同呈层状安排的实施例,其中一种结构是外层为聚乙烯。如果申请人修改说明书,将外层的聚乙烯改变为聚丙烯,或者把这一层去掉,那么,这两种修改都是不允许的。因为修改后的层压板,完全不同于原来公开的层压板。

例2,原说明书中记载了“例如螺旋弹簧支持物”的内容,说明书经修改,将“例如螺旋弹簧”删去,改成“弹性支持物”,导致将一个具体的螺旋弹簧支持方式,扩大到一切可能的弹性支持方式,使说明书引入新的内容。5.2.4 修改的方式5.2.4.1 提交替换页

根据专利法实施细则第五十二条的规定,说明书或者权利要求书的修改部分,除个别文字修改或者增删外,应当按照规定格式提交替换页。替换页有如下两种形式:

(1)重新打印的替换页。这种方式适用于修改内容较多的说明书、权利要求书和结构上修改的附图以及准备授权时用的说明书和权利要求书。申请人在提交替换页的同时,要递交一份修改前后的对照明细表。

(2)在原文复制件上修改。这种方式适用于修改内容较少的说明书和权利要求书。申请人可以直接在原文复制件上修改,使审查员容易察觉修改的内容,并同时递交修改部分重新打印的替换页。

申请人提交替换页应当一式两份。5.2.4.2 审查员代为修改细则52及64 对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误,审查员可予以修改,并通知申请人。审查员修改时,应当使用钢笔或者圆珠笔作出清楚明显的修改,而不得使用铅笔进行修改。

6. 驳回决定和授予专利权的通知

审查员应当在尽可能短的时间内完成申请的实质审查。通常,在发法38及39 出一次或者两次审查意见通知书后,审查员就可以作出驳回决定或者发出授予专利权的通知。决定或者通知一经发出,除改正错别字外,申请人的任何呈文、答复、修改均不予考虑。6.1 驳回决定6.1.1 驳回申请的条件法38 审查员在作出驳回决定之前,应当将其认定申请经实质审查不合格的事实、理由、证据和法律依据通知申请人,并给申请人至少一次陈述意见和/或进行修改的机会。如果申请人在指定的期限内,未提出新的理由和证据,也未对申请文件进行符合专利法及其实施细则规定的修改,则审查员应当作出驳回决定。6.1.2 驳回的种类

专利法实施细则第五十三条规定了驳回发明专利申请的各种情形。凡发明专利申请,经实质审查,申请人陈述意见和/或进行修改后,仍有下述情形之一的,应当予以驳回。细则2.1 第一种情形是指,发明专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。法5及25 第二种情形是指,发明专利申请的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;或者申请属于不授予发明专利权项目之一;或者申请法22 的发明不具备新颖性、创造性和实用性;或者申请的发明不符合“一发细则12.1法9 明创造,一专利”的规定;或者依照“先申请原则”,申请的发明不能取得专利权。法26.3及.4 第三种情形是指,发明专利申请没有充分公开请求保护的申请主法31.1 题;权利要求得不到说明书的支持;申请不符合专利法关于发明专利申请单一性的规定。细则53(4) 第四种情形是指,申请的修改或者分案的申请超出原说明书和权利要求书记载的范围。6.1.3 驳回决定的组成

驳回决定应当包括如下两部分:

(1)专用表格,其中各项按需要填写完整;当事人有两个以上的,应当填写所有当事人姓名或者名称(参见本指南第五部分第六章1.2.1(1))。

(2)驳回决定正文,包括案情和意见的概括部分以及驳回理由的陈述部分。6.1.4 驳回理由的撰写

审查员在撰写驳回理由时,应当注意下列各项要求:

(1)正确选用法律条款。当可以同时依据专利法及其实施细则的不同条款驳回申请时,应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的法律依据。

(2)以令人信服的事实和理由作为驳回的依据,而且对于这些事实和理由,已经给了申请人一次发表意见的机会。不得引用新提出的对比文件等作为驳回的依据。

(3)对每项权利要求进行逐一地分析,驳回的理由要充分完整,说理透彻、逻辑严密、措词恰当,不能只援引法律条款或者只作出断言。必要时,也可以对申请人的争辩进行简明的评论。6.2 授予专利权的通知6.2.1 发出授予专利权的通知的条件法39 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出细则54.1 授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前,审查员应当代表专利局发出授予发明专利权的通知。授权的文本,是经申请人以书面形式最后确认的文本。6.2.2 发出授予专利权的通知时应做的工作

通常,对申请的修改,都必须由申请人以正式文件的形式提出。但是,在发出授予专利权的通知时,允许审查员对准备授权的文本作如下的修改:

(1)改正错别字、错误的符号、标记等;

(2)改正明显的语法错误或者修辞错误;

(3)改正标点符号错误。

审查员应将整理好的准备授权的文本放入公报袋,然后在公报袋上填写规定的项目并且盖章,最后填写好并且盖章的授予专利权的通知(专用表格)、IPC分类卡及信封一并放入申请案卷封面里夹。如果对发明的名称进行了修改,还应当填写:“著录项目变更通知单”,一并放入案卷封面里夹。

7. 实质审查程序的终止和恢复7.1 程序的终止

发明专利申请经实质审查,最终作出驳回决定或者发出授予专利权的通知;或者申请人主动撤回申请;或者申请被视为撤回,实质审查程序至此终止。

对于驳回或者授权的申请,审查员应当在其案卷的封面实审一栏写明“驳回”或者“授权”字样,并且盖章;在IPC分类栏填写分类号,并且盖章。

对于每件申请,审查员最好能保留一张填写清楚、完整的程序索引卡,便于今后的查询、统计等之用。7.2 程序的恢复

根据专利法实施细则第七条的规定,申请人可以向专利局请求恢复实质审查程序。审查员在接到初步审查部门送达的有关恢复审查程序的书面通知和专利申请案卷后,应当重新启动实质审查程序。

 
 
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