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审查指南

第二部分 实 质 审 查

第三章 新颖性


1. 引言

根据专利法第二十二条第一款规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此,申请专利的发明和实用新型具备新颖性是授予其专利权的必要条件之一。

根据专利法第二十二条第二款、专利法实施细则第二条第一款和第二款以及第三十条的规定,具备新颖性的发明和实用新型专利申请应当是不同于现有技术,而且也不同于在申请日以前,由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中的发明或者实用新型的新的技术方案。

本章内容主要涉及新颖性的概念、新颖性的审查原则和基准以及不丧失新颖性的公开。

2. 新颖性概念法22.2 新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

根据专利法实施细则第三十条的规定,申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术是现有技术。但是,为了避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授予专利权,在判断新颖性时,还应当考虑申请日以前由他人向专利局提出过申请并且在申请日以后公布的专利申请文件。因此,为确定新颖性的目的,申请日以前由他人向专利局提出过申请并且在申请日以后公布的专利申请文件,被认为是现有技术。

所以,发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性与现有技术或者被认为是现有技术的内容有关。2.1 现有技术

专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并能够使公众从中得知实质性的技术知识。

应当注意,处于保密状态的技术内容由于公众不能得知,因此不属于现有技术。所谓保密状态,不仅包括受保密协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契的保密情形。

然而,负有保密义务的人违反协议或者默契泄露秘密,导致技术内容的公开,使公众能得知这些技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分。

依照专利法实施细则第三十条的规定,现有技术与时间、地域和公开方式有关,以下分别予以说明。细则30 2.1.1 时间界限细则9 现有技术的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。广义上说,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。细则30 2.1.2 地域界限

现有技术的地域界限视具体的公开方式而确定。如果是出版物公开,该地域指全世界范围;如果是使用公开和以其他方式公开,则仅限于我国国内。法22.2 2.1.3 公开方式细则30 现有技术公开方式有出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种。2.1.3.1 出版物公开

出版物包括各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、小册子、样本、产品目录等,还包括采用其它方法制成的各种有形载体,例如采用电、光、照相等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等。

出版物不受地理位置、语言或者获得的方式的限制、也不受年代的限制。

出版物的出版发行量多少、有没有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。

对于印有“内部发行”等字样的出版物,确系特定范围内要求保密的,不属于本规定之列。

出版物的公开日期,以其第一次印刷日为公开日,如果印刷日只写明年月或者年的,则以所说月份的最后一日或者当年12月31日为公开日。

审查员对出版物的公开日期有疑虑时,可以要求申请人提出证明。2.1.3.2 使用公开

由于使用导致一项或者多项技术方案的公开,或者使公众处于任何一个人都可以使用该技术方案的状态,这种公开方式称为使用公开。即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。

使用公开不仅包括制造、使用、销售或者进口,而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况。但是,未给出任何有关技术内容的说明,所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于公开使用。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

细则30 2.1.3.3 以其他方式公开

为公众所知的其他方式,主要是指口头公开。例如,口头交谈、报告、讨论会发言、广播或电视等能使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视和电影的报道,以其播放日为公开日。

其他还包括公众可阅览的展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料(如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等),以其公开展出之日为公开日。2.2 抵触申请

根据专利法第二十二条第二款规定,为判断新颖性,在被认为是现有技术的申请文件中,由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中的同样的发明或者实用新型,损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便,在判断新颖性时,将被认为是现有技术中损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。法9、细则12.1 由于一项发明创造只能授予一项专利权,因此,为避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权,审查员在进行新颖性审查时,应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请。

审查员在检索时应当注意,确定是否有抵触申请存在,不仅要审查在先申请原始文本的权利要求,而且要审查其说明书和附图(如果有的话),应以其全文内容为准。

抵触申请只在为确定发明或者实用新型的新颖性时,才予考虑;在为确定发明或实用新型的创造性时,不予考虑。

另外,抵触申请仅指由他人在申请日以前提出的,不包含由他人在申请日提出的,也不包含申请人本人在申请日以前提出的同样的发明或者实用新型。在申请程序中,审查员如果发现由申请人本人提出的两件或者两件以上同样的发明或者实用新型申请可以授权时,应当通知申请人进行选择;无理由又不选择的,审查员根据先申请原则,授予一项专利权。2.3 对比文件

现有技术中,有关在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,对于审查员来说一般是无法得知的,因此,审查员在实质审查程序中所涉及的现有技术主要是指出版物公开的技术。

审查员为判断专利申请是否具有专利性,从现有技术中检索出与该专利申请相关的文件(包括专利文件和非专利文件)以及仅为判断新颖性的抵触申请文件,用以与该专利申请进行比较。这些文件称为对比文件。

引用的对比文件可以是一件,也可以是数件;所引用的内容可以是每件对比文件的全部内容,也可以是其中的部分内容。

对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件所记载的内容判断申请的专利性时,应当以对比文件公开的技术内容为准。对于所属领域的技术人员来说,明显隐含的技术内容同样属于公开的内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外,对比文件中包括附图的,也可以引用附图。但是,审查员在引用附图时必须注意,只有能够从附图中明显看出的技术特征才属于公开的内容,由附图中推测的内容,或者无文字说明,仅仅是从附图中测量得出的尺寸关系,不应当作为已公开的内容。

一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请的技术方案的对比文件,是损害该发明或者实用新型专利申请的新颖性的文件。2.4 优先权法29.1 申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国提出申请的,依照该国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。这种优先权,称为外国优先权。法29.2、细则33 申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又以该发明专利申请为基础向专利局提出实用新型或者发明专利申请的,或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出发明或者实用新型专利申请的,可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。法29.1 2.4.1 外国优先权2.4.1.1 享有外国优先权的条件

享有外国优先权的专利申请应当满足以下条件:
(1) 申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请(以下简称外国首次申请)后又在中国提出专利申请(以下简称中国在后申请)。
(2) 就发明和实用新型而言,中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起十二个月;就外观设计而言,中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起六个月。
(3) 申请人提出首次申请的国家应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约,或者相互承认优先权原则的国家。

享有外国优先权的发明创造与外国首次申请的最终情况无关,只要该首次申请在有关国家中获得了确定的申请日,就可作为要求外国优先权的基础。

2.4.1.2 相同主题的发明创造的定义

相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、目的、技术方案以及预期的效果相同的发明或者实用新型。这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

相同主题的外观设计,是指产品的形状、图案、色彩及其结合相同的外观设计。

审查员应该注意,不得以作为优先权基础的申请的说明书中,某些技术方案没有包含在该申请的权利要求书中为理由,而对其要求优先权的在后申请拒绝给予优先权。2.4.1.3 外国优先权的效力

外国优先权的效力主要是给申请人法律上的保护。就是说,申请人在外国首次申请后,在优先权期限内向我国提出的相同主题的发明创造专利申请,都看作是在该外国首次申请的申请日所提出,不会因为在优先权期间内,即首次申请日与在后申请的申请日之间其他的人提出了相同主题的申请、或者公布、利用这种发明创造而失去效力。

此外,在优先权期间内其他的申请人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力,对于其他的人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。就是说,由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在,使得从外国首次申请之日起至中国在后申请之日中间由其他的人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。2.4.1.4 外国多项优先权和外国部分优先权细则33.1 依照专利法实施细则第三十三条第一款的规定,申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

关于外国多项优先权和外国部分优先权的规定如下:
(1) 要求多项优先权的专利申请,应当符合专利法第三十一条及专利法实施细则第三十五条关于单一性的规定。
(2) 作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家提出的。例如,中国在后申请中,记载了两个技术方案A和B,其中,A是在法国首次申请中公开的,B是在德国首次申请中公开的,两者都是在中国在后申请之日以前十二个月内分别在法国和德国提出的,在这种情况下,中国在后申请就可以享有多项优先权,即A享有法国的优先权日,B享有德国的优先权日。如果上述的A和B是两个可供选择的技术方案,申请人用“或”结构将A,B记载在中国在后申请的一项权利要求中,则中国在后申请同样可以享有多项优先权,即有不同的优先权日。但是,中国在后申请如果记载的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别公开的不同技术特征组合成的,则不能享有优先权。例如,中国在后申请中公开的一项技术方案是由一件外国首次申请中公开的特征C和另一件外国首次申请中公开的特征D组合而成的,而包含特征C和D的技术方案从未在外国提出过申请,则中国在后申请就不能享有外国优先权。
(3) 要求外国优先权的申请中,除包括作为外国优先权基础的申请中公开的技术方案外,还可以包括一个或多个新的技术方案。例如中国在后申请中除记载了外国首次申请的技术方案外,还记载了对该技术方案进一步改进或者完善的新技术方案,如增加新实施例,或者增加符合单一性的不同类型的技术方案,在这种情况下,审查员不得以中国在后申请中增加的技术方案未在外国首次申请中记载为理由,拒绝给予优先权,或者将其驳回,而应当对于该中国在后申请中所要求的与外国首次申请中相同主题的发明创造给予优先权,其有效日期为外国首次申请的申请日,即优先权日,其余的则以中国在后申请之日为申请日。该中国在后申请中有部分技术方案享有外国优先权,故称为外国部分优先权。法29.2 2.4.2 本国优先权2.4.2.1 享有本国优先权的条件

享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件:
(1) 只适用于发明或者实用新型专利申请。
(2) 申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请(以下简称中国首次申请)后又向专利局提出专利申请(以下亦简称中国在后申请)。
(3) 中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。细则33.2 但是,有下列情况之一时,在后申请不得享有优先权:(1) 在先申请已经要求过外国或者本国优先权的;(2) 在先申请已经被批准授予专利权;(3) 在先申请是依照专利法实施细则第四十二条规定提出的分案申请;

应当注意,当申请人要求本国优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,自后一申请提出之日起即被视为撤回。2.4.2.2 相同主题的发明或者实用新型的定义

适用本章2.4.1.2(相同主题的发明创造的定义)第一段的规定。2.4.2.3 本国优先权的效力

适用本章2.4.1.3(外国优先权的效力)的规定。

2.4.2.4 本国多项优先权和本国部分优先权细则33.1 专利法实施细则第三十三条第一款的规定不仅适用于外国多项优先权,也适用于本国多项优先权。关于本国多项优先权和本国部分优先权的规定如下:
(1) 要求多项优先权的专利申请,应当符合专利法第三十一条及专利法实施细则第三十五条关于单一性的规定。
(2) 一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如,记载了A、B和C三个方案,它们分别在三件中国首次申请中公开过,则该中国在后申请可以要求多项优先权,即A、B、C分别以其中国首次申请的申请日为优先权日。
(3) 一件中国在后申请中要求保护的技术方案为A,该方案中包括实施例a1、a2、a3,其中只有a1在该中国首次申请中公开过,则该中国在后申请中a1可以享有本国优先权,其余则不能享有本国优先权。
(4) 一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例a1、a2。方案A和实施例a1在中国首次申请中已经公开过,则在后申请中方案A和实施例a1可以享有本国优先权,实施例a2则不能享有本国优先权。
应当指出,本款情形在技术方案A要求保护的范围仅靠实施例a1支持是不够的时候,申请人为了使方案A得到支持,可以补充实施例a2。但是,如果a2在中国在后申请提出时已经是公知技术,则应当删除a2,并将A限制在由a1支持的范围内。
(5) 继在后申请提出之后,申请人又提出第二件在后申请,该第二件在后申请中,记载了技术方案A1、A2和A3,其中A1已在中国首次申请中公开,并已作为第一件在后申请的优先权基础,则该第二件在后申请中的A1,不得享有优先权,A1的有效日期为该第二件在后申请之申请日。

3. 新颖性的审查原则和基准

发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性,只有在其具备实用性后才予以考虑。3.1 审查原则

审查新颖性时,应当根据以下原则进行判断:
(1) 同样的发明或者实用新型。所谓同样的发明或者实用新型,是指技术领域和目的相同,技术解决手段实质上相同,预期效果相同的发明或者实用新型。
(2) 单独对比。判断新颖性时,应当将发明或者实用新型专利申请的权利要求与每一份对比文件中公开的与该申请相关的技术内容单独地进行比较,不得将其与几份对比文件内容的组合进行对比。就是说,判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同(参见本部分第四章3.1)。3.2 审查基准

判断新颖性时,应当参照以下基准。3.2.1 相同内容的发明或者实用新型

发明与实用新型专利申请公开的技术内容与对比文件所公开的完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则该发明或者实用新型专利申请不具备新颖性。3.2.2 具体(下位)概念与一般(上位)概念

在同一技术主题中,具体(下位)概念的公开使一般(上位)概念的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。例如,对比文件公开某产品是“用铜制成的”,就使“用金属制成的同一产品”的专利申请丧失新颖性。但是,该铜制品的公开并不使铜之外的其它金属制成的同一产品的专利申请丧失新颖性。

反之,一般(上位)概念的公开并不影响具体(下位)概念的发明或者实用新型专利申请的新颖性。例如,对比文件公开的某产品是“用金属制成的”,并不能使“用铜制成的同一产品”的专利申请丧失新颖性。又如,“卤素”的公开并不损害该系列中“氯”的新颖性。另外,“氯”的公开,也不会损害该系列中其它元素,例如“氟”、“碘”等的新颖性。3.2.3 惯用手段的直接置换

发明或者实用新型专利申请的技术方案是现有技术中所属技术领域的技术人员惯用手段的直接置换,则该项发明或者实用新型专利申请不具有新颖性。例如,现有技术公开过采用螺钉固定的装置,而发明或者实用新型专利申请将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式,该申请不具备新颖性。3.2.4 数值和数值范围

发明或者实用新型专利申请要求保护的范围对现有技术的贡献仅在于数值或者连续变化的数值范围,例如温度、压力或者混合物的组份以及一族化合物(如CnH2n+2,其中n是整数)时,其新颖性的判断应当依照以下各项规定:
(1) 对比文件公开的数值范围的两个端值能损害与该两端值相同值的新颖性,但不损害该两端值之间所有的特定值的新颖性,除非这些中间的特定值在该对比文件中也已被具体公开过。例如,对比文件公开的温度范围仅仅是0℃-100℃,而要求保护的温度为0℃、38℃、65℃和100℃,则要求保护的0℃,100℃不具备新颖性,但要求保护的38℃和65℃具备新颖性;又如对比文件仅用通式公开了一族化合物CxH2x+2,其中x=1-4,则该族的端值,即x=1和4时的CH4和C4H10损害要求保护的化合物CH4和C4H10的新颖性,但对其中间值,即C2H6和C3H8的新颖性无损害(与此有关的具体判断参见本部分第十章)。
(2) 已知较宽数值范围和该范围中的一些具体实施例数值,如果这些实施例数值落在要求保护的数值范围内,则该要求保护的数值范围不具备新颖性。
(3) 要求保护的数值范围中含有已知的一个数值时,该要求保护的数值范围不具有新颖性。
(4) 要求保护的数值范围与已知较宽数值范围有共同的一个端点,或者部分重叠,则所要求保护的数值范围无新颖性。
审查员应当注意,上述(3)、(4)所要求保护的数值范围如果能满足本部分第八章5.2.2.1(8)的规定条件,则经修改后的数值范围具有新颖性。
(5) 要求保护的数值范围没有在现有技术中公开过,并且也不包括现有技术公开的数值,则所要求保护的数值范围具有新颖性。
(6) 要求保护的数值范围相对于已知数值范围是窄的情况下,具有新颖性。
(7) 要求保护的数值范围是为了达到与现有技术不同的特殊目的或者特殊效果而从已知数值范围中选择出的,则该选择出的数值范围具有新颖性。
(8) 在现有技术中公开一个数值范围,该数值范围的公开是为了告诫所属技术领域的技术人员不应当选用的数值范围,那么克服这种偏见所要求保护该数值范围的发明或者实用新型专利申请则具备新颖性。

4. 不丧失新颖性的公开

专利法第二十四条规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情况之一的,不丧失新颖性:
一、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
二、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;
三、他人未经申请人同意而泄露其内容的。

以下就上述各项分别予以说明。4.1 在国际展览会上首次展出

依照专利法第二十四条第一项规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的,不丧失新颖性。

中国政府主办的国际展览会,包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会在内。中国政府承认的国际展览会,包括在外国举办的展览会在内。所谓国际展览会,即展出的展品除了举办国的产品以外,还应当有来自外国的展品。4.2 在学术或者技术会议上首次发表

依照专利法第二十四条第二项规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的,不丧失新颖性。

规定的学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议,不包括省以下或者受国务院各部委或者全国性学会委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。4.3 他人违反申请人本意的公开

依照专利法第二十四条第三项规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,他人未经申请人同意而泄露其内容的,不丧失新颖性。

他人未经申请人同意对发明创造所作的公开,包括他人未遵守明示的或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者经他告诉而得知发明创造内容的任何其他人那里得知发明创造的内容而后公开。这两种情况的公开都是违反申请人的本意的,是非法的公开。4.4 宽限期

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,发生专利法第二十四条规定的三种情形之一的,该申请不丧失新颖性。所说的六个月期限,称为宽限期,或者称为优惠期。

宽限期和优先权的效力是不同的。它仅仅是把发明人的某些公开,或者第三人从发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明的某些公开,认为不丧失新颖性。实际上,发明公开以后已经成为现有技术,只是对于发明人来说在一定期限内认为不丧失新颖性而已。它并不是把发明的公开日看作是专利申请的申请日。所以从公开之日至提出申请的期间,如果第三人独立地作出了同样的发明,而且在发明人提出专利申请以前提出了专利申请,那么根据先申请原则,发明人就不能取得专利权。由于发明人的公开,使该发明成为现有技术,故第三人的申请没有新颖性,也不能取得专利权。

发生专利法第二十四条规定的任何一种情形之日起六个月内,发明人提出申请之前,再次将其发明创造公开的,则该申请将由于在后的公开而丧失新颖性。

专利申请有专利法第二十四条所说情形的,专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件,证实其发生所说情形的日期及实质内容。

对专利法第二十四条的适用发生争议时,主张该规定效力的一方有责任举证或者作出使人信服的结论。

第四章 创造性

1. 引言

根据专利法第二十二条第一款规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此,发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。

根据专利法第二十二条第三款以及专利法实施细则第三十条规定,具备创造性的发明同现有技术相比,应当具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性的实用新型同现有技术相比,应当具有实质性特点和进步。

本章内容主要涉及创造性的概念、创造性的审查原则和基准、不同类型发明的创造性判断以及审查员在审查创造性时应当注意的问题。

2. 创造性的概念法22.3 创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。2.1 已有的技术

专利法实施细则第三十条规定,专利法第二十二条第三款所述的已有的技术,是指申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,也即现有技术。

专利法第二十二条第二款中所述的,在申请日以前,由他人向专利局提出过申请,并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中的内容,在评定发明或者实用新型创造性时不予考虑。法22.3 2.2 突出的实质性特点

发明有突出的实质性特点,是指发明相对于现有技术,对所属技术领域的技术人员来说,是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者试验可以得到的,则该发明是显而易见的,不具备突出的实质性特点。

在评定发明是否具有创造性时,引入了所属技术领域的技术人员这一概念。所属技术领域的技术人员与审查员不同,他是一种假想的人。他知晓发明所属技术领域所有的现有技术,具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力,他的知识水平随着时间的不同而不同。设定这一概念的目的,在于统一创造性审查的标准,尽量避免审查员主观因素的影响。2.3 显著的进步

发明有显著的进步,是指发明与最接近的现有技术相比具有长足的进步。这种进步表现在发明克服了现有技术中存在的缺点和不足;或者表现在发明所代表的某种新技术趋势上。通常发明有显著的进步,反映在发明的有益效果之中。3. 创造性的审查原则和基准

一件发明专利申请是否具备创造性,只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。3.1 审查原则

根据专利法第二十二条第三款规定,审查发明是否具备创造性时,应当审查发明是否具有突出的实质性特点,还应当审查发明是否具有显著的进步。

在评价发明是否具有创造性时,审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身的实质性,而且还要考虑发明的目的和效果,将其作为一个整体来看待。审查员可以将两份或者两份以上的对比文件、或者这些文件的某些部分、或者同一份文件的不同部分组合在一起进行评定。对于对比文件的结合,审查员应当考虑以下问题:
(1) 组合的难易程度,即发明所属技术领域的技术人员,将这些对比文件的内容组合在一起构成发明的技术方案是否显而易见。
(2) 组合的对比文件是来自相同的、类似的、相近的、还是较远的技术领域。
(3) 需要组合的对比文件数量。

一般认为,下列各种情形的组合是显而易见的:
(1) 同一篇对比文件不同部分的技术内容的组合;
(2) 一份对比文件的技术内容同公知的教科书或者标准字典的内容进行的组合;
(3) 一份对比文件的技术内容同发明所属技术领域中的惯用手段进行的组合;
(4) 两份对比文件,其中一份是明显参考另一份得出的,这样的两份文件的组合。

3.2 审查基准

评定发明有无创造性,应当以专利法第二十二条第三款为基准。为有助于正确掌握该基准,下面给出一些参考性判断基准。应当注意的是,这些判断基准仅是参考性的,审查员在审查具体的案子时,不要生搬硬套,而要根据每项发明的具体情况,公正地做出判断。3.2.1 发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题

某个科学技术领域中的技术难题,人们长久渴望解决,经发明者的努力,予以解决了,应该认为这类发明具备创造性。例如,自有农场以来,人们一直期望解决在农场牲畜(如奶牛)身上无痛而且不损坏牲畜表皮地打上永久性标记的技术问题,某发明人基于冷冻能使牲畜表皮着色这一发现而发明的一项冷冻“烙印”的方法成功地解决了这个技术问题,该发明具备创造性。3.2.2 发明克服了技术偏见

技术偏见是指在某段时间内,在某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的成见,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,应该认为是具备创造性的。例如,电动机的换向器与电刷间界面,通常认为越光滑接触越好,电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹,其结果电流损耗更小,优于光滑表面。该发明克服了技术偏见,具备创造性。3.2.3 发明取得了预料不到的技术效果

发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象,这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推想出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,发明具备创造性。有关这方面的例子,参见本章3.3.2-3.3.5。3.2.4 发明在商业上获得成功

当发明的产品在商业上获得成功时,如果这种成功,是由于发明的技术特征直接导致的,则该发明具备创造性。但是,如果商业上的成功是由于其他原因所致,例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的,则不能作为判断创造性的依据。3.3 不同类型发明的创造性判断

以下就不同类型发明的创造性判断举例说明。3.3.1 开拓性发明

一种全新的技术解决方案,在技术史上未曾有过先例,它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元,这种发明称为开拓性发明。

开拓性发明同现有技术相比,具有本质的区别和显著的技术进步,具备创造性。例如,中国的四大发明-指南针、造纸、活字印刷和火药。此外,在某一时期,作为开拓性发明的还有:蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光器等。3.3.2 组合发明

组合发明,是指将某些技术特征进行新的组合,构成一项技术解决方案,以达到某种目的。

如果组合的各技术特征,在功能上彼此相互支持,并取得了预料不到的技术效果,或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越,这种组合发明具备创造性。组合发明的每个技术特征本身是否完全公知或者部分公知不影响创造性。例如,第一辆汽车的发明,它是由发动机、离合器和传动机构等组合而成,组合后的技术效果是制成一种前所未有的新型交通工具。这种组合发明的技术效果,对该发明所属技术领域的技术人员来说,预先是难以想到的。因而,该发明具备创造性。至于各组合的部分,在申请时是否完全公知,或者部分公知都不影响创造性。

但是,如果发明仅是某些公知产品或者方法连结在一起,各自仍以其常规的方式工作,而且总的技术效果是各组合部分效果之总和,各组合的技术特征无功能上相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,或称之为“拼凑”。这种拼凑的发明不具备创造性,例如,一项带有电子表的圆珠笔的发明。发明是将公知的电子表安装在圆珠笔的笔身上。将电子表同圆珠笔组合后,两者仍各自以其常规的方式工作,在功能上没有相互支持,只是一种简单的叠加,因而,该发明不具备创造性。

此外,如果组合仅仅是公知结构的变型,或者组合处于常规技术继续发展的范围之内,而没有取得预料不到的技术效果,则这样的组合发明不具备创造性。

3.3.3 选择发明

选择发明,是指从许多公知的技术解决方案中选出某一技术方案的发明。选择发明是化学领域中常见的一种发明类型。如果选中的技术解决方案能够取得预料不到的技术效果,则发明具备创造性。例如,一项制备硫代氯甲酸的方法的选择发明。在一份制备硫代氯甲酸的对比文件中披露,催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于每1mol的原料硫醇,其用量为>0至<100mol%。其中给出的例子中,催化剂用量为2-13mol%,并且指出催化量从2mol%起,产率开始提高。此外,一般专业人员为提高产率,也总是采用提高催化量的办法。本发明选择的是较少的催化量(0.02-0.2mol%),从技术效果上看,采用本发明所述的催化剂用量,可以提高产率11.6-35.7%。大大超出了预料的产率范围,并且还简化了对反应物的处理工艺。这说明,该发明选择的技术解决方案,产生了预料不到的技术效果,因而具备创造性。

但是,如果发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术解决方案中选出一种,而选出的这种方案未能取得预料不到的效果,则不具备创造性。例如,现有技术中存在很多加热的方法。一项发明是在已知的化学反应中选用一种公知的电加热法,该选择发明没有取得预料不到的技术效果,因而不具备创造性。

如果发明是在可能的、有限的范围内、选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数,而这些选择可以由本领域的普通技术人员通过常规手段得到时,该发明不具备创造性。例如,一项已知反应方法的发明,其特征在于规定一种惰性气体的流速,而确定流速是所属技术领域技术人员能够通过常规计算得到的,这项发明不具备创造性。

如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择,也不具备创造性。例如,一项改进组合物Y的热稳定性发明,其特征在于规定出组合物Y中,某组份X的最低含量。实际上,该含量可以从组份X的含量与组合物Y的热稳定性关系曲线中推导出来,该发明不具备创造性。

在合金领域内,一般情况下没有选择发明。因为合金是一种金属混合材料,它是由质量和数量结构来确定的。在合金中为了公开的目的需要说明严格的比例界限值,因此认为在已知范围中所有合金的变化都已经公开。3.3.4 转用发明和用途发明

转用发明,是指将某一技术领域的公知技术转用到其它技术领域中的发明。如果这种转用能够产生预料不到的技术效果,或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难,则这种转用发明具备创造性。例如一项有翼潜艇的发明。已有技术中潜艇在潜入水中时是靠自重和水的比重相同的原理使之停留在任意点上,上升时靠操纵水平舱产生浮力。而飞机在航行中完全是靠主翼产生的浮力浮在空中。发明借鉴了飞机中的技术手段,将飞机的主翼用于潜艇,使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力,从而极大地改善了潜艇的升降性能。由于将空中技术用到水中需克服许多技术上的困难,且该发明取得了极好的效果,所以该发明具备创造性。

但是,如果转用是在类似的或者相近的技术领域之间进行的,并且未产生预料不到的效果,则这种转用发明不具备创造性。

用途发明,是指将公知产品用于新的目的的发明。如果产品的新用途,能够产生预料不到的技术效果,则发明具备创造性。例如将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作水用除草剂而取得了意想不到的效果,该发明具备创造性。

但是,如果新的用途发明,仅仅是使用了已知材料的公知的性质,则不具备创造性。例如将作为润滑油的公知组合物在同一技术领域中用作切削剂的发明不具备创造性。3.3.5 要素变更的发明

要素变更的发明,包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。

(1) 要素关系改变的发明,是指发明与现有技术相比,其形状、尺寸、比例、位置及作用关系等参数有了变化。如果要素关系的改变,导致发明质量、功能及用途上的变化,从而产生了预料不到的技术效果时,则该发明具备创造性。例如,一项有关剪草机的发明,其特征在于刀片斜角与公知的不同,其斜角可以保证刀片的自动研磨,而现有技术中所用刀片的角度没有自动研磨的效果。该发明通过改变要素关系,产生了预料不到的技术效果,因此具备创造性。

但是,如果要素关系的改变,不能使发明产生预料不到的技术效果,则发明不具备创造性。例如,现有技术公开了一种刻度盘固定不动,指针转动式的测量仪表。一项发明是指针不动、而刻度盘转动的同类测量仪表。该发明与现有技术之间的区别仅是要素关系的调换,即“动静转换”。这种转换并未产生预料不到的技术效果,所以不具备创造性。

(2) 要素替代的发明,是指已知产品或方法的某一要素由其它要素替代的发明。如果这种替代能使发明产生预料不到的技术效果,则具备创造性。

但是,如果发明是相同功能的常用手段的等效替代,或者是为同一目的,用最新研制出的材料替代公知产品中的相应材料,或者是用某一公知材料替代公知产品中的某材料,而这种公知材料的类似应用是已知的,且没有产生预料不到的技术效果,则该发明不具备创造性。例如,一项涉及泵的发明,与现有技术相比,该发明中的动力源是用液压马达替代了现有技术中使用的电机。这种等效替代的发明不具备创造性。又如,一种公知的电缆,使用粘结剂将聚乙烯套管与金属屏蔽层粘合。一项发明是使用一种新研制的用于粘结聚合物与金属的粘结剂,去替代电缆中原先使用的粘结剂,该发明不具备创造性。

(3) 要素省略的发明,是指省去已知产品或者方法中的某一项或者多项要素的发明。如果发明与现有技术相比,发明省去一项或多项要素(例如,一项产品发明省去了一个或多个零、部件;一项方法发明省去一步或多步工序)后,依然保持原有的全部功能,或者带来预料不到的技术效果,则该发明具备创造性。

但是,如果发明省去一项或者多项要素后其功能也相应地消失,则该发明不具备创造性。3.4 审查创造性时应注意的问题3.4.1 创立发明的途径

不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰险,还是唾手而得,都不应当影响对该发明创造性的评价。绝大多数发明是发明者创造性劳动的结晶,是长期科学研究或者生产实践的总结。但是,也有一部分发明是偶然做出的。例如,公知的汽车轮胎具有很好的强度和耐磨性能。它曾经是由于一名工匠在准备黑色橡胶配料时,把决定加入3%的碳黑错用为30%而造成的。事实证明,加入30%碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能,尽管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的,但不影响该发明具备创造性。3.4.2 避免“事后诸葛亮”

审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低,从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住,对发明的创造性评定是以发明所属技术领域的技术人员根据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的,从而避免其主观因素的影响。

 
 
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