1.
引言
实用新型专利申请初步审查的依据是:
专利法第三条:中华人民共和国专利局受理和审查专利申请,对符合本法规定的发明创造授予专利权。
专利法第四十条:实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予实用新型专利权的决定,发给相应的专利证书,并予以登记和公告。
专利法实施细则第四十四条:专利法第四十条所称初步审查,是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条规定的文件和其他必要的文件,这些文件是否符合规定的格式,并包括审查下列各项:
实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定的,或者明显不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定的,或者明显不符合专利法第三十一条第一款、第三十三条、本细则第二条第二款、第十二条第一款、第十八条至第二十三条的规定的,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;
专利局应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请被视为撤回。申请人陈述意见或者补正后,专利局仍然认为不符合前款所列各项规定的,应当予以驳回。
中国专利局有关公告的规定。
2. 申请文件的格式审查
适用本指南第一部分第一章2.的规定。
3. 其他文件的格式审查
适用本指南第一部分第一章3.的规定
4.
不授予专利权的申请的审查
依据专利法第五条、第二十五条规定进行的审查适用本指南第二部分第一章的规定。
5.
实用新型保护范围的审查
依据专利法实施细则第二条第二款的规定以及专利局第二十七号公告的规定进行审查。
5.1 依照专利法实施细则第二条第二款的审查5.1.1
实用新型专利只保护产品
依据专利法实施细则第二条第二款的规定,实用新型专利只保护产品。该产品应当是经过工业方法制造的占据一定空间的实体。
一切有关方法、产品的用途的发明创造,以及非经人制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护范围。
上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等等。
例如,一种齿轮的制造方法、工作间的除尘方法、数据处理方法、自然存在的雨花石等不能获得实用新型专利保护。
应该注意的是:
(1)
虽然申请的主题是一种产品,但其独立权利要求全部技术特征是一种方法或实质上是一种方法的,不属于实用新型专利的保护范围。
例如,一种木质牙签,其特征是在木质牙签加工成形后,浸泡于医用杀菌剂中5~20分钟,然后取出晾干。
(2)
如果在独立权利要求的前序部分描述了产品的形状、构造特征,但在特征部分仅描述方法特征的,审查员应判断该实用新型对现有技术作出贡献的部分是否有形状、构造特征,有形状、构造特征的,应通知申请人修改权利要求,将该形状、构造特征写入权利要求的特征部分;没有形状、构造特征的,该实用新型属于用不同工艺方法制造的同样形状、构造的产品,不属于实用新型专利的保护范围。5.1.2
产品的形状
产品的形状是指产品具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。
对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进,也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。
应当注意的是:
(1)
不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。例如不能要求保护植物盆景中植物生长所形成的形状,也不能要求保护自然形成的假山形状。
(2)
不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征。
(3)
允许产品的某个技术特征无确定的形状,例如,对温度计的形状构造所提出技术方案中允许写入无确定形状的酒精。
(4)
产品的形状可以是在某种特定情况下确定的空间形状,例如,具有新颖形状的冰杯、降落伞等。
例如,一种钢带包装壳,由内钢圈、外钢圈、捆带、外护板以及防水复合纸等构成,它只用于钢带的运输和保藏,具有一定的临时性,但各部分只要按技术方案所揭示的相互关系将钢带包装起来后则形成了确定的空间形状,这样的空间形状不具有任意性,可以获得实用新型专利的保护。
(5)
仅仅改变了成分的原材料,如板材、棒材等,其形状只不过是为了二次加工的需要,不能作为产品的形状特征。但通过具有一定的形状能够取得不同于以往产品的特殊作用或效果时,其形状可以作为实用新型专利保护。
5.1.3
产品的构造
实用新型专利保护的产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。
产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等,线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。
复合层可以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。5.1.4 技术方案
技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术特征的集合。
以美感为目的的产品的形状、图案、色彩或者其结合的新设计不属于实用新型的技术方案。
例如,十二生肖形状的开罐刀。5.1.5 适于实用的技术方案
适用本指南第二部分第五章的规定。5.1.6 新的技术方案
明显不是新的技术方案是指,实用新型在申请日(享有优先权的,指优先权日)以前已经公开,或者是已知技术的等效变换或简单组合,不经检索即可得出以下结论的:
(1)有已经公开出售、公开使用的实物;
(2)有相同内容的在先申请,指在中国专利公报上有在先申请;
(3)出版物已经公开的内容;
(4)要求不丧失新颖性并提供了有关证明的申请,经审查不属于不丧失新颖性的规定;
(5)已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果,例如,塑料袋与装在其中的宣传板共同组成的防水宣传板等;
(6)要素关系变更所产生的技术效果与现有技术相同或相似,例如,与现有台球桌形状构造相同但尺寸小一倍的小型台球桌等。
5.2 依照中国专利局第二十七号公告的审查。5.2.1 单纯材料替换的产品
单纯材料替换的产品以及用不同工艺方法生产的同样形状、构造的产品不属于实用新型专利的保护范围。
应该注意的是:
(1)
无论是产品的全部材料替换还是产品的部分材料替换,只要没有因为这种材料替换而产生新的构造变化,则应认为是单纯材料替换的产品,不属于实用新型专利的保护范围。
例如,以塑料替换玻璃的同样形状的水杯;仅改变焊条药皮成分的电焊条。
(2)
用不同工艺方法生产的产品,在产品未发生形状、构造变化的前提下,可以认为是用不同工艺方法生产的同样形状、构造的产品。例如,以铸代焊的产品,因液态金属的流动性而改变产品的局部形状(如圆角、壁厚等),若该局部形状的改变仅仅是工艺所要求的,对产品本身没有技术意义,则该产品仍认为是用不同工艺方法生产的产品
(3)
单纯材料替换的产品是指相同产品的材料替换,不同的产品之间不存在单纯材料替换的问题。例如,软管式洗涤皂不能认为是牙膏的单纯材料替换的产品。5.2.2
不可移动的建筑物
不可移动的建筑物不属于实用新型专利的保护范围。
它包括建筑物的构筑物。建筑物指主要供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑等。构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。例如、水塔、烟囱、栈桥等。
不可移动的建筑物是指,当被移动时将被破坏的与大地固定连接的建筑物。例如,一种加层改造的楼房、烟囱、建筑物基础等。
根据特定的地理、地质、水文、气象等自然条件而专门设计的建筑物、例如,道路、桥梁、水坝、河道、堤岸、涵闸、隧道等,属于不可移动的建筑物。
应该注意的是:
(1)
产品在某种状态下,例如在使用时与大地固定连接在一起,但本身可以移动的产品,不属于不可移动的建筑物。
例如,一种既可通行又可进行水下观景的桥梁,其特征是把水面以上的通行与水面以下的观景部分结合为一体;底部设有储水箱,可以调节桥的水位;无桥墩,两端为活动式系索结构,可以在一定水域内移动桥的架设位置。
(2)
用于不可移动建筑物的构件、预制件、建筑单元等不属于不可移动的建筑物。
(3)
可以整体移动的建筑物,不属于不可移动的建筑物。例如可以移动的工业炉窑。5.2.3
表面图案设计
仅以表面的文字、符号、刻度、色彩或图表设计为特征的产品不属于实用新型专利保护范围。
例如,建筑平面设计图;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类,如古诗扑克、化学扑克等。
应该注意的是:
(1)
应将产品的表面图案设计与产品的结构设计区分开来。
例如,照片与底片组合的照相簿,其特征是在每一排照片的下面都有与底片宽度相应的塑料袋,用以放置与照片相应的底片。
照相簿不是平面产品,虽然本实用新型的发明点在于照相簿每一页的设计,但它是一种结构设计,而不是平面图案设计,这样的设计有一定的技术效果,因而属于实用新型专利的保护范围。
(2)
不是仅以表面图案设计为特征的棋类、牌类仍然可以获得实用新型专利的保护。
例如,一种软围棋,其特征是棋子由软质簿层材料制成,底面涂有压敏胶,正面印有着子顺序的顺序号。
该实用新型是对围棋子的构造进行改进的技术方案,属于实用新型专利的保护范围。
(3)
表面图案设计可以作为产品的区别技术特征之一写入权利要求。
例如,一种杯式计量器,其特征是由杯体和计算尺组成,杯体上面标有与杯的容积相应的刻线表示实际容积,计量尺由活尺、滑标和尺座组成,活尺只有两行读数,一行是1~10的读数,代表计量器的整个容积的十个等分,另一行数字代表实体容极;滑标……。
又如,可以数字指示、直观操作的普通机床,其特征在于普通机床的工作台或导轨的特定部位设有长度标尺,如在机床的升降工作台导轨平面的边沿处、纵向移动工作台下面和横向工作台导轨的平面设置标尺,标尺上标有刻度。
5.2.4
系统
由可独立工作的两台或两台以上的设备按一定的顺序或某种联系组合而成的系统,不属于实用新型专利的保护范围。中国专利局第二十七号公告所称的系统包括:
(1)
当物体空间上断然分成几个部分,这几个部分靠管、线、传送设备等联接手段连成一体,但这几个部分的工作顺序体现了一种工艺或者方法。这样的物体应视为系统,而不是单一设备。
例如,一种尾矿再选设备,它由上料机、烘干机、尾矿再选机、尾矿送料机、铁精矿送料机、以及电气控制系统组成,尾矿通过上料机送至烘干机、烘干后成为粉状的尾矿送至尾矿再选机,通过该机后,比重较大的铁矿粉从尾矿中分离出来,经铁精矿送料机送入集料箱,以备烧结炉用。又如,连铸连轧机组。
(2)
当物体空间上断然分成几个部分,这几个部分靠管、线或其他传送手段联接成一体,这几部分包括中央设备和若干相同设备,这些相同设备之间具有一定的“独立性”,并通过中央设备发生联系。这几个部分的增减对整个系统功能不发生影响,这样的物体应视为一个系统,而不是单一设备。例如,电话网络系统、计算机网络、上下水系统、采暖系统、楼房通风空调系统。
(3)
大型装置、设备。例如,大型水压机、配电站、配电室等。
应注意的问题是:
(1)
当物体(大型装置、设备除外)在空间上形成一个整体,组成该物体的各个部分不能从空间上断然分开时,这样的物体应认为是一个整体设备而不是系统。例如,带有冷却系统、润滑系统的机床。
(2)
当物体由几个部分构成,这几个部分在空间上没有构成一个整体,但构成该物体的每个部分不能单独存在,它们必须同时工作才使该物体具有某种功能,这样的物体应被认为是一个设备而不是系统。例如,由捣罐和捣棒组成的捣碎器。
(3)
当物体在空间下分成几个部分,这几个部分可以从空间上断然分开,它们靠管、线或其他传送手段等连成一体,它们一起工作使该物体完成某种功能,这样的物体应被认为是一个整体设备,而不是系统。
例如,由机床和控制柜组成的数控机床、家用分离式空调机、由发射机和接收机组成的通信系统等。5.2.5
医疗器具
以电、磁、光、声、放射直接作用于人体的医疗器具不属于实用新型专利保护范围。
作用于人体的医疗器具与人们的性命攸关,必须慎重对待。本着对人民的生命安全和身体健康负责的精神,规定凡是以电、磁、光、声、放射直接作用于人体的医疗器具不属于实用新型专利保护范围。
例如,一种磁疗仪,包括壳体、U型铁芯及线圈等,当线圈通电后,该磁疗仪在人体治疗部位产生强度为110~250高斯的磁场。
应该注意的是:
(1)
实用新型专利申请应当同时符合“以电、磁、光、声、放射直接作用于人体”及“医疗器具”两项条件后才被排除于实用新型专利的保护范围。
(2)
电、磁、光、声、放射不是直接作用于人体的医疗器具应属于实用新型专利的保护范围。例如,磁化的水杯。
(3)
不能完全以医疗器具是否直接和人体相接触作为“直接作用”的判断依据,而应以治疗机理为判断依据。
例如,一种磁疗梳,梳齿尖内部均装有小磁块,梳子梳理头发的同时,磁场作用于头皮及穴位,对人体进行保健及治疗。
该实用新型虽然磁块未直接接触人体,但磁块产生的磁场仍为“直接作用于人体”。
(4)
“光”包括可见光与不可见光。例如,红外线热疗仪。
(5)
凡以人体为对象,对人体起到诊断、治疗、保健作用的器具均属于医疗器具。例如,磁疗保健枕。
(6)
实用新型专利申请要求保护的主题仅限于医疗器具的某一个(或几个)器件,或是以医疗器具中某一个(或几个)部件所提出改进的技术方案,属于实用新型专利保护范围。例如,超声波治疗仪的新式发声头。
(7)
“电、磁、光、声、放射”的强度不论其大小,均属于被排除于实用新型专利保护范围的对象。例如,电流强度为0.5mA的人体穴位电疗仪。
(8)
未将“电、磁、光、声、放射”作用于人体,而仅从人体中取出信号进行诊断的医疗器具属于实用新型专利保护范围。
例如,一种声带疾病诊断仪。该仪器接受人的声带发音,利用计算机进行诊断人的声带疾病。
5.2.6
不涉及产品的线路设计
当实用新型涉及线路(液压线路、气动线路等)时,如果要求保护的对象不是一种产品,技术方案不是关于产品的构造设计,而是实现某种功能的方法,那么应当认为该实用新型属于单纯的线路,不属于实用新型专利的保护范围。例如,液压快速运动回路等。
如果涉及线路的实用新型专利申请所要求保护的对象是一种产品,说明书附图中的线路图是作为产品中的线路构造公开时,该实用新型不属于单纯线路。例如,外圆磨床砂轮架快速进退液压控制装置等。应当特别指出的是,该线路图应当清楚地表示产品的线路构造,以符合能够实施该产品的要求为准。当实现实用新型目的的必要特征不仅包含产品的线路构造特征,还包含产品的机械构造特征时,实用新型专利申请的说明书附图应当包含产品的线路图和机械构造图。5.2.7
电路
纯电路、仅以电路方框图公开其技术方案的产品不属于实用新型专利的保护范围。
(1)
纯电路
纯电路与产品没有确定的关系,其技术主题不是产品。如稳压电路、滤波电路等,尽管它们可以应用在许多地方,但不能以产品的形式单独存在,不能授予实用新型专利权。
(2)
电路方框图
仅以电路方框图公开其技术方案的产品不能授予实用新型专利权。但是在公开电路方框图的同时,也公开了产品的电路连接关系时,仍可以授予实用新型专利权。
应该注意的是:
(1)
发明点仅在于电路连接关系,而技术主题又落实在产品上的申请,公开了电路的连接关系可以授予实用新型专利权。此种情况下可以不绘制产品的立体图。
(2)
机电结合的申请
棗当发明点包括机、电两部分时,既要求公开机械部分,也要求公开电学部分,例如,多功能手仗。
棗机械部分为已有技术,而发明点在于电路连接关系时,如果已经把电路连接图公开清楚,则可以授予实用新型专利权。例如,无级调速电风扇。
棗电路连接关系为已有技术,而发明点在于机械部分时,如果已经把机械部分公开清楚,则可以授予实用新型专利权。
例如,微机自动控制进给机构,仅把原来的普通丝杠改为滚珠丝杠,则仅公开丝杠结构即可。
(3)
受分布参数影响的电学申请,例如天线、波导等,需要公开产品的机械形状、构造,必要时应给出尺寸。
(4)
当申请中涉及到集成电路时,应该清楚地公开集成电路的型号、功能等。
(5)
涉及到电学的申请,当部分电路连接关系为已有技术,对于该已有技术的电路部分,既可以绘出具体的电路连接关系也可以仅绘出方框图,但是方框内的功能等内容应在说明书中描述清楚。属于区别特征部分的电路连接关系必须绘制得清楚、完整。
(6)
对与具体产品相结合的电路,例如,示波器用滤波电路、电视机整流电路可以授予实用新型专利权。5.2.8
食品、饮料、调味品和药品
食品、饮料、调味品和药品不属于实用新型专利的保护范围。
但是,食品、饮料、调味品和药品的形状、构造或者其结合的技术方案属于实用新型专利的保护范围。例如,通过改变药品的外层结构达到延长药品疗效的技术方案可以获得实用新型专利的保护。
6. 说明书的审查细则18
依据专利法实施细则第十八条的规定对说明书的撰写进行审查,该审查包括下述内容:
(1)
说明书应描述实用新型的目的、技术方案和效果,并且目的、技术方案和效果应符合逻辑,即技术内容的描述应能达到实用新型目的而且从该技术内容能自然得到实用新型的效果。
(2)
说明书应包含帮助理解实用新型不可缺少的内容,如实用新型所属技术领域、现有技术状况等。
(3)
说明书中至少应有一个申请人认为实现该实用新型的最好方式,并且应对照附图进行说明。
(4)
说明书应当用技术用语准确地表达实用新型的技术方案。
(5)
说明书中除可以有化学式、数学式、表格外,不应有任何插图、包括流程图、方框图、曲线图、相图等。
7.
说明书附图的审查
依据专利法实施细则第十九条的规定对说明书附图进行审查,该审查包括下述内容:
(1)
附图不得使用工程蓝图、照片。
(2)
附图必须用制图工具和黑色墨水按制图规范绘制,周围不得使用框线,图形线条和引出线应均匀清晰,不得使用铅笔,圆珠笔、色笔绘制,图上不得着色。
(3)
附图的清晰度和大小应当保证该图缩小到三分之二时仍能清楚地分辨出图的细节,符合照相制版要求。
(4)
附图应用阿拉伯数字顺序编号排列,用“图×”表示。
(5)
同一零部件的标记应当前后一致,并且应与说明书相同;附图中不应缺少说明书中提到的标记。
(6) 多页附图应用阿拉伯数字连续编页码。
(7)
附图中除必要的关键词外,不得有文字注释,关键词需用外文时应译成中文,将外文加括号注于中文的一侧表示清楚。
(8)
结构框图、逻辑框图、工艺流程图等方框内的文字,必须打字或用仿宋体、楷体书写工整、清晰。
8.
权利要求书的审查
依据专利法实施细则第二十条至第二十三条的规定对权利要求书进行明显实质性缺陷审查。该审查包括下述内容:
(1)
权利要求书应当写明实用新型的技术特征,清楚和简要地表述请求保护的范围。
(2)
独立权利要求应当从整体上反映实用新型的技术方案,除必须用其他方式表达的以外,独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分应写明实用新型要求保护的主题名称和实用新型与现有技术共有的必要技术特征,特征部分使用“其特征是……”或者类似的用语,写明实用新型区别于现有技术的技术特征。
(3)
从属权利要求应当用要求保护的附加技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定,其撰写应当包括引用部分和限定部分,引用部分写明引用的权利要求的编号及与独立权利要求一致的主题名称;限定部分写明实用新型附加的技术特征。
(4)
一项实用新型应当只有一个独立权利要求,并应写在同一项实用新型的从属权利要求之前。
(5)
权利要求中不应写入不属于实用新型专利保护范围的技术主题。
(6) 权利要求书中不应写入不产生技术效果的特征。
(7)
权利要求记载但说明书未记载的内容要补入说明书中。
(8)
权利要求应描述产品的形状、构造特征,但在用方法来限定产品的某个形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下,在权利要求中以方法来限定产品的形状、构造是允许的。
(9)
权利要求中应尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型,特征部分不得单纯描述实用新型功能,只有某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚,而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时,使用功能或者效果特征来限定实用新型才是允许的。
此外,权利要求还应当符合下列格式要求:
(1)
权利要求中不得使用技术概念模糊或含义不确定的语句。
(2)
每一项权利要求应当由一句话构成,只允许在这句话的结尾使用句号。该句话可以用一个自然段表述,也可以分行或者分段表述。
(3)
权利要求中的技术特征可以标注说明书附图中相应的标记,以帮助理解权利要求所记载的技术方案,这些标记应当用括号括起来,并放在相应的技术特征后面。权利要求书中如使用附图标记,应与说明书附图标记一致。
(4)
权利要求书不应加标题。
(5) 权利要求书中有几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号。
(6)
引用一项或者两项以上权利要求的从属权利要求,只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,不得作为另一项多项从属权利要求的基础。
(7)
权利要求中可以有化学式或者数学式,但不得有插图,除有绝对必要外,不得使用“如说明书……部分所述”或“如图所示”等用语,只有绝对必要时才能有表格。
9.
说明书摘要的审查
依据专利法实施细则第二十四条的规定对说明书摘要进行审查,该审查包括下述内容:
(1)
摘要应写明主要技术特征和用途,特别要求写出实用新型的主要形状、构造或者其结合的特征,不应写成广告或单纯功能性的产品介绍。
(2)
摘要不应加标题,可连续书写。
(3) 摘要可以有化学式或数学式。
(4) 全文不得超过200个字。
(5)
申请人应提交一幅从说明书附图中选出的摘要附图。
10.
单一性的审查
依据专利法第三十一条、专利法实施细则第三十五条的规定对实用新型专利申请的单一性进行审查。
可以作为一件实用新型专利申请提出的、属于一个总的发明构思的两项以上的实用新型是指不能包括在一项权利要求内的两项以上的产品的独立权利要求。
产品和制造该产品的专用设备不能合于一件实用新型专利申请中,例如,鞋和制造该鞋的专用设备。
不能包括在一项权利要求内的两项以上的产品的独立权利要求,当其符合下列各项之一时,可以认为是属于一个总的发明构思:
(1)
具有共同的必要技术特征和共同的发明目的。
(2)
互相关联不能分开使用的两件产品。
举例详见本指南第二部分第六章中例1、例2、例3、例6。
关于从属权利要求的单一性参见本指南第二部分第六章2.2.2.3中的有关规定。
11. 补正文件的审查
依据专利法第三十三条的规定对实用新型专利申请文件进行审查。
在递交实用新型专利申请后三个月内和在专利局作出授予实用新型专利权的决定之前答复审查员通知时,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
如果申请人对申请文件进行修改时,加入了所属技术领域的普通技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接得到的内容或者直接等同物,这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
申请人从申请中删掉某个或者某些特征,也可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。
当说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征,做了扩大其内容的描述时,这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
当说明书中补入原说明书附图表示出而原说明书和权利要求书中没有记载过的技术特征时,加入了不能直接从原说明书附图中得到的技术内容的描述,这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
应该注意的是:
(1)
对明显错误的修改,不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。所谓明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来,没有作其他解释或者修改的可能。
(2)
对于附图中明显可见并只有唯一解释的结构,允许补入说明书并写入权利要求书中。
12.
先申请原则的审查
在初步审查程序中,对于实用新型专利申请是否符合专利法实施细则第十二条第一款的规定可不进行审查。
在初步审查程序中,对于实用新型专利申请依照专利法第九条的规定,是否能取得专利权,可不进行审查。除非在申请进入初步审查时审查员已经得知有两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利。
13. 初步审查程序13.1
审查准备
当一件实用新型专利申请送交审查员时,审查员首先应当对专利申请档案进行复核。当实用新型专利申请档案不符合启动审查程序要求时,审查员不应启动审查程序,填写退档单后,连同档案退回实用新型专利申请的档案管理部门补足缺陷项目。启动审查程序的必要条件是指文件和费用两方面。
(1)
文件:一件第一次进入审查程序的实用新型专利申请应当满足专利法实施细则第三十九条规定的受理条件,即档案中必须包括属于一个实用新型名称的请求书、说明书、说明书附图和权利要求书,缺少其中一项或者其中某项文件不属于该实用新型名称,不应启动审查程序。如果档案中文件份数不够,可以在审查程序中补正。审查员还应当检查档案中档案夹和公报袋中文件是否缺页,缺页可在审查程序中作相应处理。如文件顺序不对,审查员可自行纠正。
在其他审查程序中,审查员应当核对申请人提交的文件是否属于该专利申请。
(2)
费用:审查员应当根据专利法实施细则第八十二条及相应费用数额规定,核对档案中收费凭证,凡缺少或者数额不足的,审查员不应启动该项审查程序。13.2
审查要求
根据专利法实施细则第四十四条规定,审查员在实用新型专利申请初步审查程序中,除了应当审查专利法第二十六条规定的文件,和其他必要的文件是否符合规定的格式以外,还应当审查本条第一款第(二)项所列项目。13.2.1
审查原则
实用新型专利审查员在初步审查程序中,应当遵守以下原则:
(1)
顺序审查:除特殊情况外,审查员应当根据实用新型专利申请的申请日先后或者专利申请档案送交审查员时间先后顺序进行审查,勿使一些缺陷较多或者较难审查的档案长时间压在审查员手中,保证实用新型专利审查程序顺利流转。上述特殊情况是指,申请人书面向专利局要求提前或者推迟审查请求并经专利局局长批准的实用新型专利申请。在这种情况下,审查员应当将该书面文件存档备查。
(2)
书面审查原则:在审查程序中,均应当以书面文件为依据,并将书面文件归入档案。除专利法实施细则第六十四条规定的不涉及权利的文件和项目,审查员可以主动进行修改外,其他文件和项目的修改,审查员应当通知专利申请人以替换页进行,原文件应当存档,不应当退回申请人。需外地申请人会晤或进行演示的申请案,应报告室主任,经室主任同意后方可通知申请人;需要申请人提供样品的,应经室主任批准。
(3)
举证原则:在实用新型专利申请审查工作中,当审查员准备驳回一件专利申请时,应当有充分法律依据,并以事实支持其理由,不应当仅给出断然的结论,尤其是当驳回理由属于本章5.1.6所述情况时,应当明确说明,在申请日前公开出售、公开使用的实物的时间地点、或者公开出版物的名称、出版日期,必要时,可附包含相关内容的复印件。
(4)
申诉原则:在实用新型专利申请审查程序中,申请人有权以意见陈述书说明自己的见解、要求和主张。当审查员准备驳回专利申请时,必须预先将理由通知申请人,并由申请人陈述对该理由的意见,方可发出驳回决定,驳回决定中的理由不得包含未曾通知过申请人的新的理由。
(5)
节约程序原则:审查员应当依照实用新型专利申请审查程序工作,且应当以最短程序结案。当专利申请需要驳回时,不必要求申请人补正其缺陷,审查员可以不对格式问题进行审查,以节约审查员和申请人的时间和工作量。
13.2.2
一般规定
实用新型专利申请的初步审查由同一审查员完成其全过程,并对该申请的审查负责。由审查员在档案封面及各项通知书上加盖审查员名章。当初步审查过程中必须更换审查员时,由继任责任审查员自接手之日起在档案封面及所发各项通知书上加盖名章。更换审查员应经领导批准。审查员不得冒名顶替代审。
当一件实用新型专利申请需要驳回时,应由室主任审核并在存档的驳回决定上加盖名章。在复审程序中,前置审意见书应由审查部长审核后加盖名章。审查员的审查应当在专利局进行,当审查员必须外出参加实地调查、鉴定、演示等影响到专利申请的审查结果的活动时,应有专利申请人明确的书面邀请书,说明涉及的专利申请的申请号、实用新型名称、活动内容、承担外出费用等项内容,经上级批准后方可进行。
专利申请档案应能真实反映审查全过程,任何人不得改变审查程序,不得涂改档案封面审查程序记录和撤换存档的文件。审查过程中文件一经存档不得退回申请人,必须寄给申请人文件时,应当仅寄回复印件,原件存档,如果必须将原件退回时,如营业执照原件,亦应当将其复印件存档。
审查员对于特殊疑难申请难于作出审查结论时,应交审查室或审查部讨论,必要时可由室主任或部长召开专门会议讨论。特殊疑难申请是指,该申请技术特殊、复杂,或者审查指南对该申请如何作出审查结论没有明确规定。13.2.3
档案要求
(1) 审查员发出的各种通知书均应书写一式两份,其中一份审查员签章后发出,另一份存入档案。
(2)
档案中文件的装订
第一档案夹装订申请人在申请日提交的一份文件,其顺序是:实用新型专利请求书、说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图、优先权证明文件、审查参考资料、专利代理委托书、费用减缓请求书、非职务发明证明及其他证明材料、受理通知书。
第二档案夹装订申请受理后专利局存档文件和申请人提交的文件,其顺序是:分类卡、专利局发出的通知书、申请人答复的文件。如果专利局多次发出通知书,且申请人多次提交答复文件,应按时间先后顺序装订,每个通信往复的文件顺序是:专利局的通知书、审查员替换出公报袋中的文件、申请人的答复文件、申请人提交的替换页。
公报袋中装有一份完整的公报文件,顺序是:说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图。
当审查过程中审查员处理著录项目变更手续后,应将著录项目变更通知单中的1份装订于第一档案夹中实用新型专利请求书的前面。
(3)
文件处理
在实用新型专利申请审查中,审查员应根据请求书文件清单核对档案夹中文件项目和数量,根据收款收据核对相关费用,根据第一档案夹中的文件进行格式审查,根据公报袋中文件进行明显实质性缺陷审查。
第一档案夹中文件作为原始申请文件,审查员不得增删涂改,凡有缺陷均须申请人补正。公报袋中文件,审查员可以修改说明书摘要及摘要附图中的某些标记,但是在发出授权决定通知书时,应保证公报袋内的权利要求书、说明书及其附图清楚、完整、符合公报要求,不得保留任何审查员标记。
审查员应在档案封面加盖个人名章,在每一项程序结束时盖相应审查程序章。发出授权决定通知书时,核对公报袋内文件,填写公报袋目录栏,并盖审查员名章。
审查员应当在信封上写明邮政编码、收信人地址、收信人姓名、申请号、部别及通知书代号。在通知书中写明申请号、实用新型名称、全体申请人姓名或名称,审查员不得减略。在审查的每个程序中,通知书仅寄出一份。当申请人已委托专利代理时,该通知的收信人为专利代理机构的受委托代理人,申请人未委托专利代理时,收信人为第一申请人。
13.2.4
通知书的撰写
在专利审查过程中,审查员以书面通知书通知专利申请人办理有关事宜,在撰写各种审查通知书时,应当以第三者身份角度撰写,即“申请人认为该申请……,审查员认为该申请……。”不应当以审查员自身角度撰写,如“我认为……。”通知书中应仅包含所涉及的专利申请相关的事项,不得写入与专利申请无关的内容,尤为注意的是,不得写入任何损害申请人名誉、人格的语句。作为法律文书,通知书应当措词严谨、概念清楚、言而有据,切忌繁锁。
专利申请的最终决定通知书(一般包括授权决定、驳回决定、视为撤回、主动撤回)应通知该申请的全部申请人。
实用新型专利审查所使用的通知书包括:授予实用新型专利权决定通知书、驳回决定、视为撤回通知书、审查意见通知书、补正通知书、审查通知书、会晤通知书、会晤记录、优先权审查通知书、通知书附页等。其中驳回决定、审查意见通知书、会晤记录需要审查员撰写理由,并打字发出。
部分通知书的撰写要求如下:
(1)
补正通知书
补正通知书除著录项目外,其理由部分应包括如下内容:
棗指出通知书是针对申请人何时提交或寄出的何种文件;
棗指出文件中存在的具体缺陷及其不符合专利法、专利法实施细则或者有关规定条款;
棗明确具体地说明审查员的倾向性意见和可能的建议,使申请人能够理解审查员意图,以尽可能短的程序消除缺陷;
棗提示申请人补正时的文件种类和数量要求;
棗指定补正期限;
棗补正通知书可使用通知书附页通知申请人补正事项,随同补正通知书可附专利局印发的样页供申请人参考。
(2)
审查意见通知书
审查意见通知书除著录项目外,还应包括如下内容:
棗审查意见通知书所针对的申请人提交文件的名称和提交时间;
棗明确具体地指出申请文件中存在的缺陷,令人信服地分析这些缺陷,并且指出其违反专利法、专利法实施细则或者有关规定的条款;
棗说明审查员将依据专利法、专利法实施细则或者有关规定准备驳回专利申请的倾向性意见;
棗指定申请人陈述意见的期限。
(3)
驳回决定
驳回决定包括正文和理由两部分,应包括如下内容:
棗正文部分:包括著录项目、驳回决定和所依据专利法、专利法实施细则或者有关规定条款以及后续法律程序指导。
棗理由部分:包括对专利申请中需要驳回的事实进行认定;简述该申请审查过程,旨在说明审查员按照法定审查程序审查,程序无误;说明驳回理由,如果该申请存在多项需要驳回的理由,审查员可以并行提出全部、部分或者其中一项理由,但是所提出的理由应当是已经预先通知过申请人的,否则,应当先以审查意见书通知申请人,再执行驳回程序。以非实质性理由驳回申请时,例如,经多次补正仍不能使专利申请符合格式要求时,不必对驳回理由进行进一步分析,但给申请人补正的机会不得少于两次;当以专利法第三十一条第一款、第三十三条、专利法实施细则第二条第二款、第十八条至第二十三条为理由驳回专利申请时,应当对申请文件中的缺陷进行分析,说明缺陷的实质以及所违反专利法、专利法实施细则及有关规定的条款。
(4)
会晤记录
会晤记录除著录项目外,其纪要部分应当记录审查员和申请人讨论的问题,双方各自意见,其结论部分应当写明审查员将依据专利法、专利法实施细则及有关规定的条款和进一步处理的意见,经会晤双方签章并加盖审查业务章生效,生效的会晤记录相当于补正通知书或者审查意见通知书,因此,审查员应当对补正程序用的会晤记录写明补正期限。
13.2.5 初步审查程序的要求
(1)
概述
根据专利法实施细则第四十四条规定,实用新型专利申请的初步审查包括两部分:
棗格式审查
棗是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款规定,或者明显不符合专利法第三十一条第一款、第三十三条、专利法实施细则第二条第二款、第十二条第一款、第十八条至第二十三条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的。
实用新型专利申请的格式审查适用本指南第一部分第一章的规定,并参见本指南第五部分中有关规定。实用新型的明显实质性缺陷审查见本章4棧保病1窘诮龉娑ㄊ涤眯滦妥ɡ昵氤醪缴蟛橹械闹饕绦蛞蟆?/P>
(2)
授权
经过初步审查,实用新型专利申请符合格式审查和明显实质性缺陷审查要求,审查员应当作出授予实用新型专利权通知书。能够授权的实用新型专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的申请,以及经过补正符合初步审查要求的申请。该授权应当是针对全体申请人作出的。
(3)
补正和再次补正
实用新型专利申请如果不存在其他需要驳回的理由,但是存在若干不符合专利法、专利法实施细则的缺陷,且可以在审查过程中改正时,审查员应当通知专利申请人员补正。
补正程序可分为申请人主动补正和应审查员要求补正。
根据专利法实施细则第五十一条规定,实用新型专利申请人在自申请日起三个月内,可以对其申请主动提出修改。通常自申请日起三个月以后,实用新型专利申请已进入审查阶段,申请人应当依照审查员的补正通知书内容进行修改,直至授权。在审查阶段,审查员收到申请人主动补正文件,可以酌情考虑,决定是否采用。无论是否采用,申请人主动补正的文件均应存档,不退还申请人。
审查员以补正通知书要求申请人补正的事项包括格式问题,例如,申请表格的种类、数量、使用、填写,相关的证明文件等,也包括属于明显实质性缺陷审查的问题,例如,说明书和权利要求书的撰写、单一性、补正超出原申请内容的范围等问题。
当申请人应审查员的补正要求修改文件时,如果未能全部改正申请文件中的缺陷,审查员可以再次要求申请人补正,但是一般以不超过三次为宜,以避免使审查时间拖得过长。在第三次要求申请人补正时,审查员应当指出,如果再次补正仍不能使专利申请符合规定,将依照专利法实施细则第四十四条驳回其申请。
申请人应审查员要求补正时,应当在审查员指定期限内进行,超过期限,审查员应当发出视为撤回通知书。
申请人在补正时,以补正书和相关补正文件进行,相关补正文件中除涉及到说明书及其附图、权利要求书、摘要需要一式两份外,其他文件均补正一份。申请人随补正文件提交的信函可视为补正书。
根据专利法第三十三条规定,申请人在补正时,其内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。因此,审查员在审查补正的说明书及其附图、权利要求书时,应当对照申请日提交的文件。
(4)
审查意见与驳回
实用新型专利申请在初步审查中,如果审查员根据专利法实施细则第四十四条规定,认为专利申请不具备专利法第二十六条规定的文件和其他必要的文件,或者属于专利法实施细则第四十四条第(二)项时,应当驳回该申请。
驳回理由可以是下列情况中一项或者两项:
棗申请文件和其他必要文件的格式缺陷经多次补正仍然不符合要求,或者申请人拒绝补正。
棗申请文件存在明显实质性缺陷。
审查意见程序是驳回程序的前奏,当审查员准备驳回申请时,应当发出审查意见通知书,将准备驳回的理由预先通知申请人,并且要求申请人陈述意见。当审查员准备驳回的理由属于前述第一项的,申请人可以在陈述意见的同时,附经过修改的文件替换页,如果文件符合要求,审查员可以授权;如果仍然不符合要求,审查员应当驳回申请。当审查员准备驳回的理由属于前述第二项时,如果申请人陈述意见成立,审查员应当在专利申请格式符合要求前提下予以授权;如果申请人陈述意见不成立,或者未针对准备驳回的理由陈述意见,或者仅表示不同意驳回,而未充分说明理由,审查员应当作出驳回决定。申请人超过审查员指定期限时,审查员应当发出视为撤回通知书。
(5)
分案
根据专利法第三十一条规定,一件实用新型专利申请应当限于一项实用新型,属于一个总的发明构思的两项以上实用新型,可以作为一件申请提出,对实用新型专利申请的单一性审查见本章10.的规定。
根据专利法实施细则第四十二条规定,一件实用新型专利申请包含两项以上实用新型时,申请人可以主动提出分案,也可以应审查员要求分案。审查员不应当对申请人主动提出分案提出异议。
当专利申请主题明显缺乏单一性时,审查员应向申请人发出审查意见通知书,将权利要求按单一性要求划分成两组或多组权利要求,并要求申请人在指定期限内,对这几组权利要求进行选择,保留其中一组权利要求,删去剩余的权利要求;申请人拒绝修改的,审查员应当驳回该专利申请。删去的权利要求,由申请人决定是否提交分案申请,审查员对此不提出要求。当涉及实用新型名称的修改时,审查员应当按照著录项目变更程序办理必要手续。分案后,审查员对专利申请的审查依照补正程序进行。
实用新型分案申请不超出原说明书和权利要求书记载范围的,可以保留原申请日,因此审查员应对照原说明书和权利要求书进行审查。如果分案的实用新型专利申请内容超出原申请说明书和权利要求书记载范围,审查员应当通知申请人补正,删去超出的部分;申请人拒绝补正的,驳回该分案申请。对分案的实用新型专利申请的审查标准和执行程序完全等同于一件新申请。
(6)
主动撤回
申请人可以在审查程序中随时要求撤回其实用新型专利申请。如果是多个申请人共同申请的,主动撤回应当由全体申请人共同提出,并在主动撤回请求书上签章。主动撤回专利申请是申请人的权利,提出时不必申明理由。根据在法律程序中不得反悔原则,主动撤回专利申请请求书一经生效,申请人不得要求撤回该请求。
审查员对主动撤回专利申请请求书仅作格式审查,不符合要求时,应当要求申请人补正,符合要求时,该请求即生效。主动撤回请求生效后,该申请即告结案,申请人就该申请提交的任何文件审查员均不受理。
(7)
视为撤回与恢复
实用新型专利申请在审查程序中申请人耽误了审查员的指定期限,其申请被视为撤回。视为撤回,恢复审查,以及延长顺延期限的要求和处理,适用本指南第五部分第七章的规定。当实用新型专利申请恢复程序后,审查员应当从该申请被视为撤回时所处的程序位置继续审查。
14.
前置审查
前置审查是复审程序中的一个步骤,即将复审档案发回原审查员,由原审查员写出前置审查意见书,陈述对复审请求的理由的看法和处理意见。这里所谈的前置审查仅指初步审查予以驳回提出复审请求的实用新型专利申请的前置审查。14.1
类型
在前置审查过程中,可能发生下列各种情形:
(1)
审查员认识到驳回决定的理由不正确或者不充分,驳回是不符合专利法的规定的,应当撤回原驳回决定,使专利申请重新进入审查程序。
(2)
由于申请人拒绝审查员提出的补正要求,或者是由于申请人经过多次补正仍不能使专利申请符合专利法规定而导致被驳回的申请,如果申请人在提出复审请求的同时,提交了经过修改已经克服原申请中缺陷的新申请文件,审查员可以依据修改后的申请撤销原驳回决定。
(3)
审查员坚持原驳回决定的理由,由专利复审委员会按照复审程序进行审查。14.2 前置审查意见书
前置审查意见书包括以下各项:
(1) 对申请技术内容的认定。
(2)
陈述审查过程。
(3)
陈述事实,充分说明在专利申请中存在缺陷的实质,其不合法性,这些缺陷是不能通过其他程序所补救的,审查员已经将驳回理由预先通告申请人,并且被申请人拒绝。审查员陈述事实中不应出现在驳回决定中所没有的新理由。
(4)
对提出复审请求时,申请人提交的补正文件的审查意见。
(5) 在上述陈述的基础上说明审查员的结论性意见。
前置审查意见书只须一份,由审查员盖章,并经审核。14.3 撤销原驳回决定的申请的处理
根据专利法第四十三条,复审委员会关于实用新型的复审决定是终局决定,当复审委员会作出撤销原驳回决定的复审决定时,审查员应当根据复审决定使专利申请进入审查程序,审查员不得以同一事实和理由再次驳回申请。
由复审委员会撤销原驳回决定的,审查员应当将该决定复印存档。
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